Sa desisyong ito, pinagtibay ng Korte Suprema na hindi maaaring irehistro ang isang trademark kung ito ay magkatulad o halos magkatulad sa isang rehistradong marka, lalo na kung ito ay maaaring magdulot ng pagkalito sa mga mamimili. Ang desisyon ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pagsunod sa mga patakaran ng Intellectual Property Code (IPC) at ang pangangailangan para sa mga negosyo na maging maingat sa pagpili ng kanilang mga trademark upang maiwasan ang paglabag sa karapatan ng iba. Ang kasong ito ay nagpapaalala sa lahat na ang proteksyon ng trademark ay nakabatay sa pag-iwas sa pagkalito at pangangalaga sa karapatan ng mga rehistradong may-ari.

Kung Paano Nasawi ang “METRO”: Kwento ng Trademark at Pananagutan sa Pag-apela

Ang kaso ay nagsimula nang tinanggihan ng Intellectual Property Office of the Philippines (IPO) ang aplikasyon ng ABS-CBN Publishing, Inc. para sa trademark na “METRO” dahil umano sa pagiging magkatulad nito sa mga naunang rehistradong marka. Hindi nakapaghain ang ABS-CBN ng kanilang apela sa loob ng itinakdang panahon dahil sa diumano’y bigat ng trabaho at pagdalo ng kanilang abogado sa isang international conference. Ang Korte Suprema ay kinailangang timbangin kung sapat ba ang mga dahilan na ito upang payagan ang hiling na apela at kung tama ba ang IPO sa pagtanggi sa trademark.

Iginiit ng Korte Suprema na ang pag-apela ay isang pribilehiyo, hindi isang karapatan, at ang mga partido ay dapat sumunod sa mga batas at alituntunin. Ang pagkabigong maghain ng apela sa loob ng takdang panahon ay nagiging dahilan upang ang desisyon ay maging pinal at maipatupad agad. Sinabi ng Korte na walang sapat na dahilan upang payagan ang hiling ng ABS-CBN, at ang mga abugado ay may pananagutan na subaybayan ang mga takdang araw at siguraduhin na ang mga pleading ay naisampa bago ang pagtatapos ng panahon. Sa kasong ito, ang Court of Appeals ay tama sa pagbasura sa petisyon dahil hindi maaaring ipagpalagay ng petisyoner na ang kanyang mosyon ay pagbibigyan, lalo na sa liwanag ng kanyang walang-saysay na dahilan sa paghingi ng ikalawang extension ng panahon upang maghain ng petisyon para sa pagrerepaso.

Sa pagsusuri ng kaso, binigyang-diin ng Korte Suprema ang Dominancy Test. Ayon sa Section 123.1(d) ng Intellectual Property Code ng Pilipinas, hindi maaaring irehistro ang isang marka kung ito ay “kapareho ng rehistradong marka na pag-aari ng ibang proprietor o isang marka na may naunang petsa ng pag-file o priority,” kaugnay ng parehong mga produkto o serbisyo, o malapit na kaugnay na mga produkto o serbisyo, o kung ito ay halos katulad ng naturang marka na malamang na manlinlang o magdulot ng pagkalito. Sa madaling salita, kung ang nakakasagabal na gawa ay nagpapakilala lamang ng mga bale-walang pagbabago sa isang rehistradong marka, at pagkatapos ay umaasa sa mga bahagyang pagkakaiba na ito upang ipahayag na walang pagkakakilanlan o nakalilitong pagkakahawig, na magreresulta sa walang paglabag.

SECTION 155. Remedies; Infringement. – Any person who shall, without the consent of the owner of the registered mark:
155.1. Use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark or the same container or a dominant feature thereof in connection with the sale, offering for sale, distribution, advertising of any goods or services including other preparatory steps necessary to carry out the sale of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or x x x. (Emphasis and underscoring supplied)

Sa kasong ito, ang nangingibabaw na katangian ng marka ng aplikante ay ang salitang “METRO” na kapareho, kapwa biswal at sa pandinig, sa mga binanggit na marka na nakarehistro na sa IPO. Kahit na ang pangalawang binanggit na marka na pag-aari ng Metro International ay naglalaman ng isang kasamang aparato, at ang ikatlong binanggit na marka ay naglalaman ng mga terminong “Philippine Daily Inquirer,” ang nangingibabaw na katangian ng paksa at binanggit na mga marka ay malinaw pa rin ang salitang “Metro,” na binaybay at binibigkas sa parehong paraan. Idinagdag pa rito, sa paggamit ng Dominancy Test, higit na pagpapahalaga ang ibinibigay sa paghahanap ng Examiner Icban sa nakalilitong pagkakahawig sa pagitan ng, kung hindi man ang kabuuang pagkakakilanlan ng, ang aplikante at mga binanggit na marka.

Iginiit din ng ABS-CBN na mayroon silang vested right sa marka dahil unang nag-apply para sa rehistrasyon nito ang Metro Media Publishers, Inc. (Metro Media), ang korporasyong pinagkunan ng aplikante, sa ilalim ng lumang Trademark Law, at mula noon ay aktwal na ginamit ang marka ng aplikante sa commerce. Gayunpaman, aminado ang ABS-CBN na ang kanilang aplikasyon sa IPO sa ilalim ng Application No. 4-1994-096162 ay “deemed abandoned.” Dahil dito, nawala ang proteksyon na ibinigay ng IPC o ng lumang Trademark Law.

Dahil dito, pinagtibay ng Korte Suprema ang mga resolusyon ng Court of Appeals na nagpawalang-bisa sa petisyon ng ABS-CBN. Gayunpaman, sinabi ng Korte na hindi hadlang ang desisyong ito kung nais muling mag-apply ang ABS-CBN para sa rehistrasyon ng trademark na “METRO” kung napatunayang ang mga naunang marka ay na-de-register o kinansela na.

FAQs

Ano ang pangunahing isyu sa kasong ito?	Ang pangunahing isyu ay kung maaaring irehistro ang trademark na “METRO” ng ABS-CBN, sa kabila ng pagkakaroon ng mga naunang rehistradong marka na may parehong pangalan. Kasama rin dito ang usapin kung nakapagsumite ba ang ABS-CBN ng apela sa loob ng tamang panahon.
Ano ang naging basehan ng IPO sa pagtanggi sa aplikasyon ng ABS-CBN?	Tinanngihan ng IPO ang aplikasyon dahil ang trademark na “METRO” ay halos magkatulad sa mga naunang rehistradong marka, na maaaring magdulot ng pagkalito sa mga mamimili. Batay ito sa Section 123.1(d) ng Intellectual Property Code.
Ano ang Dominancy Test na ginamit ng Korte Suprema?	Ang Dominancy Test ay ginagamit upang matukoy kung ang isang marka ay magkatulad o nakalilito sa isa pang marka. Ito ay nakatuon sa mga nangingibabaw na katangian ng marka, at kung ang isang marka ay naglalaman ng pangunahing katangian ng isa pa, maaaring magkaroon ng paglabag.
Bakit hindi pinayagan ng Korte Suprema ang apela ng ABS-CBN?	Hindi pinayagan ang apela dahil hindi ito naisampa sa loob ng takdang panahon. Hindi rin sapat ang mga dahilan na ibinigay ng ABS-CBN (bigat ng trabaho at pagdalo sa international conference) upang payagan ang pagpapaliban.
Ano ang implikasyon ng desisyon sa mga aplikasyon ng trademark?	Ang desisyon ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pagsunod sa mga alituntunin ng Intellectual Property Code at ang pangangailangan na maging maingat sa pagpili ng mga trademark. Dapat tiyakin na ang marka ay hindi magkatulad o nakalilito sa iba pang rehistradong marka.
Ano ang nangyari sa naunang aplikasyon ng Metro Media para sa trademark na “METRO”?	Ang naunang aplikasyon ng Metro Media ay “deemed abandoned,” na nangangahulugang nawala ang proteksyon na ibinigay ng trademark law. Hindi maaaring gamitin ng ABS-CBN ang naunang aplikasyon upang magkaroon ng vested right.
Ano ang maaaring gawin ng ABS-CBN ngayon?	Maaaring muling mag-apply ang ABS-CBN para sa rehistrasyon ng trademark na “METRO” kung mapatunayan nilang ang mga naunang marka na basehan ng pagtanggi ay na-de-register o kinansela na.
Ano ang kahalagahan ng deklarasyon ng aktwal na paggamit sa trademark?	Sa ilalim ng lumang Trademark Law, kailangang maghain ng deklarasyon ng aktwal na paggamit upang mapanatili ang rehistrasyon ng trademark. Ang hindi paghahain nito ay maaaring maging dahilan upang ituring na abandoned ang trademark.

Ang kasong ito ay nagpapaalala sa mga negosyo na maging masigasig sa pagsubaybay sa kanilang mga trademark at tiyakin na sumusunod sila sa mga alituntunin at regulasyon na itinakda ng Intellectual Property Office. Ang pagiging maingat at proactive ay mahalaga upang maprotektahan ang kanilang mga marka at maiwasan ang anumang legal na komplikasyon sa hinaharap.

For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
Source: ABS-CBN Publishing, Inc. v. Director of the Bureau of Trademarks, G.R. No. 217916, June 20, 2018