ASG Law

Tag: Unfair Competition

  • Pagpaparehistro ng Trademark nang May Bad Faith: Ano ang mga Legal na Implikasyon?

    Pagpaparehistro ng Trademark nang May Bad Faith: Hindi Ito Katanggap-tanggap

    n

    G.R. No. 264919-21, May 20, 2024

    nn

    Ang pagpaparehistro ng trademark ay mahalaga para maprotektahan ang iyong brand at negosyo. Ngunit paano kung ang isang tao ay nagparehistro ng trademark nang may masamang intensyon? Ang kasong ito ng Gloria Maris Shark’s Fin Restaurant, Inc. vs. Pacifico Q. Lim ay nagbibigay linaw sa mga legal na implikasyon ng pagpaparehistro ng trademark nang may bad faith, at kung paano ito maaaring makaapekto sa iyong negosyo.

    nn

    Ang Konsepto ng Trademark at Bad Faith

    nn

    Ang trademark ay isang simbolo, disenyo, o pangalan na ginagamit upang tukuyin at paghiwalayin ang mga produkto o serbisyo ng isang negosyo mula sa iba. Sa Pilipinas, ang Intellectual Property Code (RA 8293) ang nagpoprotekta sa mga trademark. Ayon sa Section 123.1(d) ng IP Code:

    nn

    “A mark cannot be registered if it is identical with a registered mark belonging to a different proprietor or a mark with an earlier filing or priority date, in respect of: (i) The same goods or services; or (ii) Closely related goods or services; or if it so nearly resembles such a mark as to be likely to deceive or cause confusion.”

    nn

    Ang bad faith sa pagpaparehistro ng trademark ay nangangahulugang alam ng nagparehistro na mayroon nang gumagamit ng kapareho o halos kaparehong trademark, ngunit nagpatuloy pa rin sa pagpaparehistro nito. Ito ay maituturing na isang uri ng pandaraya at hindi pinapayagan sa ilalim ng batas.

    nn

    Ang Kwento ng Gloria Maris: Isang Trademark na Inagaw?

    nn

    Narito ang mga pangyayari sa kaso ng Gloria Maris:

    nn

      n

    • Si Pacifico Q. Lim, kasama ang iba pang incorporators, ay nagtayo ng Gloria Maris Shark’s Fin Restaurant, Inc. noong 1994.

      • n

    • Ayon sa Gloria Maris, pinagkatiwalaan nila si Lim na iparehistro ang trademark ng kumpanya.

      • n

    • Ngunit, noong 2005, natuklasan ng Gloria Maris na si Lim pala ang nagparehistro ng mga trademark na

  • Proteksyon ng Trademark: Paglilinaw sa Pananagutan sa Unfair Competition sa mga Produktong Nakakalito

    Sa isang kaso ng unfair competition, pinagtibay ng Korte Suprema na may probable cause upang litisin ang mga akusado na nagbebenta ng produktong nakakalito sa trademark ng ibang negosyo. Nilinaw ng Korte na ang pagkakahawig ng mga produkto, kahit may tatak ng ibang manufacturer, ay maaaring magdulot ng unfair competition kung nakakalito ito sa publiko. Ang desisyong ito ay nagbibigay-diin sa proteksyon ng trademark at nagpapaalala sa mga negosyo na maging maingat sa pagbebenta ng mga produktong maaaring maging sanhi ng pagkalito sa mga mamimili. Mahalaga ang desisyong ito para sa mga negosyante, importers, at distributors upang protektahan ang kanilang mga trademark at maiwasan ang unfair competition.

    Kaso ng Chin Chun Su: Nakakalito Ba ang Pagkakahawig ng Produkto?

    Ang kasong ito ay nagsimula sa reklamo ng Summerville General Merchandising & Co., Inc. (Summerville) laban kina Elidad Kho at Violeta Kho (mga Kho) dahil sa unfair competition. Inakusahan ng Summerville ang mga Kho na nagbebenta ng facial cream na kahawig ng kanilang produktong Chin Chun Su. Ang kaso ay umakyat hanggang sa Korte Suprema upang pagdesisyunan kung may sapat na batayan upang ituloy ang paglilitis laban sa mga Kho para sa unfair competition.

    Nagsampa ng kasong unfair competition ang Summerville laban sa mga Kho sa City Prosecutor’s Office ng Manila. Iminungkahi ng City Prosecutor’s Office na magsampa ng kaso laban sa mga Kho, kaya’t isang impormasyon para sa unfair competition ang isinampa sa RTC Branch 24. Ipinunto sa reklamo na ang mga Kho, na nagpapatakbo ng KEC Cosmetic Laboratory, ay nagbenta o nagdulot ng pagbebenta ng mga facial cream product na may katulad na anyo sa Chin Chun Su facial cream, na maaaring makalinlang sa publiko at magdulot ng pinsala sa Summerville.

    Sa ilalim ng Intellectual Property Code, partikular sa Section 168.3 (a), ang unfair competition ay nangyayari kapag ang isang tao ay nagbebenta ng kanyang mga produkto na may pangkalahatang anyo na kahawig ng mga produkto ng ibang manufacturer o dealer, na maaaring makaimpluwensya sa mga mamimili na paniwalaan na ang mga produkto ay galing sa ibang manufacturer o dealer. Ang mga Kho ay naghain ng Petition for Review sa Department of Justice (DOJ) upang kuwestiyunin ang resolusyon ng City Prosecutor’s Office. Sa Resolution ng DOJ noong Agosto 17, 2000, pinagtibay nito ang resolusyon ng City Prosecutor’s Office.

    Ang desisyon ng DOJ ay nabago nang maghain ng motion for reconsideration ang mga Kho. Ang arraignment ng mga Kho ay naganap noong Oktubre 11, 2000, kung saan tumanggi silang magsumite ng plea kaya’t guilty plea ang ipinasok para sa kanila. Pagkatapos, naglabas ang DOJ ng Resolution na nagbabasura sa reklamo laban sa mga Kho, dahilan upang magsampa ang prosecution ng Motion to Withdraw Information sa RTC Branch 24. Ipinag-utos ng RTC Branch 24 ang pag-withdraw ng Information laban sa mga Kho. Ngunit binawi ito ng Korte Suprema.

    Pagdating ng kaso sa Korte Suprema sa G.R. No. 163741, ipinag-utos nito na ibalik ang kaso sa RTC Branch 24 upang suriin muli ang mga merito nito at alamin kung may probable cause upang litisin ang mga Kho. Natuklasan ng Korte na hindi nakapag-independiyenteng ebalwasyon ang RTC Branch 24. Sa puntong ito, ang Korte Suprema ay nagbigay diin na ang dobleng panganib ay hindi makakahadlang sa muling pagbabalik ng Impormasyon.

    Sa muling pagdinig, natuklasan ng RTC Branch 46 na walang probable cause upang litisin ang mga Kho. Ang batayan nila ay hindi umano nilinlang ng mga akusado ang publiko at hindi nagpahiwatig ng intensyon na manlinlang. Nag-mosyon para sa reconsideration ang Summerville, ngunit tinanggihan ito. Dahil dito, nagsampa ng Petition for Certiorari ang Summerville sa Court of Appeals. Ipinunto ng Court of Appeals na nagkamali ang RTC Branch 46 sa pagpapasya nito, dahil nakakalito ang produkto ng mga Kho sa produkto ng Summerville. Ayon pa sa kanila, ang paglalagay ng pangalan ng manufacturer ay hindi sapat upang maalis ang pananagutan. Kaya’t ipinag-utos ng Court of Appeals na ibalik ang Information at ipagpatuloy ang kaso.

    Ayon sa Korte Suprema, ang dalawang elemento ng unfair competition ay (1) nakakalitong pagkakahawig sa pangkalahatang anyo ng mga produkto, at (2) intensyon na linlangin ang publiko at dayain ang kakumpitensya. Ang intensyon na manlinlang at mandaya ay maaaring mahinuha mula sa pagkakahawig ng anyo ng mga produktong iniaalok para sa pagbebenta sa publiko.

    Ang produkto ng mga Kho ay nasa kaparehong kulay rosas na oval-shaped container na may tatak na “Chin Chun Su” tulad ng produkto ng Summerville. Bagama’t isinama ng mga Kho ang pangalan ng manufacturer sa kanilang produkto, hindi nito binabago ang katotohanan na nakakalito ito sa mata ng publiko. Ang karaniwang mamimili ay hindi karaniwang nagtatanong tungkol sa manufacturer ng produkto. Ang mga produkto ng mga Kho at ang eksklusibong ipinamamahagi ng Summerville ay magkatulad sa mga sumusunod na aspeto: parehong gamot na facial cream, nasa kulay rosas na oval-shaped container, at naglalaman ng trademark na “Chin Chun Su.”

    Tinukoy ng Korte Suprema na mayroong sapat na probable cause upang ituloy ang kaso ng unfair competition laban sa mga Kho. Ang direktiba ng CA sa RTC Branch 46 na ibalik ang Impormasyon para sa Unfair Competition laban sa mga Kho ay hindi lumabag sa karapatan ng huli laban sa dobleng panganib. Ang pagbabawal laban sa dobleng panganib ay nagpapalagay na ang isang akusado ay dating kinasuhan ng isang pagkakasala, at ang kaso laban sa kanya ay tinapos alinman sa pamamagitan ng kanyang pagpapawalang-sala o paghatol, o ibinasura sa anumang ibang paraan nang walang kanyang pahintulot.

    Sa kasong ito, nabigo ang mga Kho na patunayan na ang mga nabanggit na kinakailangan ay natugunan. Sa katunayan, ang isyu kung naganap na ang dobleng panganib ay nalutas na ng Korte sa Resolusyon nito noong Agosto 7, 2007 sa G.R. No. 163741.

    FAQs

    Ano ang pangunahing isyu sa kasong ito? Kung may probable cause upang litisin ang mga akusado sa kasong unfair competition dahil sa pagkakahawig ng kanilang produkto sa produkto ng ibang manufacturer.
    Ano ang unfair competition ayon sa Intellectual Property Code? Ito ay ang pagbebenta ng produkto na may katulad na anyo sa produkto ng ibang manufacturer, na maaaring makalinlang sa publiko.
    Ano ang mga elemento ng unfair competition? Nakakalitong pagkakahawig ng mga produkto at intensyon na manlinlang sa publiko.
    Nakakalito ba ang produkto ng mga Kho sa produkto ng Summerville? Ayon sa Korte Suprema, oo, dahil parehong gamot na facial cream, nasa parehong kulay rosas na oval-shaped container, at naglalaman ng trademark na “Chin Chun Su.”
    Nakakaapekto ba ang paglalagay ng pangalan ng manufacturer sa produkto? Hindi, dahil ang karaniwang mamimili ay hindi karaniwang nagtatanong tungkol sa manufacturer.
    Ano ang dobleng panganib? Ito ay ang paglilitis sa isang akusado nang dalawang beses para sa parehong krimen.
    Naganap ba ang dobleng panganib sa kasong ito? Hindi, dahil hindi pa natatapos ang paglilitis sa mga akusado.
    Ano ang naging desisyon ng Korte Suprema? Pinagtibay ng Korte Suprema na may probable cause upang litisin ang mga akusado sa kasong unfair competition.

    Sa kabuuan, ang kasong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng proteksyon ng trademark at ang pananagutan ng mga negosyo sa unfair competition. Ang mga negosyante ay dapat maging maingat sa pagbebenta ng mga produkto na maaaring maging sanhi ng pagkalito sa mga mamimili upang maiwasan ang mga legal na problema.

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: Elidad Kho and Violeta Kho v. Summerville General Merchandising & Co., Inc., G.R. No. 213400, August 04, 2021

  • Patuloy na Paglabag: Unfair Competition at Ang Saklaw ng Kapangyarihan ng Hukuman

    Nilinaw ng kasong ito na ang krimen ng unfair competition ay itinuturing na isang patuloy (continuing) na paglabag. Ibig sabihin, kahit nagsimula ang ilegal na gawain sa isang lugar (halimbawa, paggawa ng mga pekeng produkto), at ipinagpatuloy sa ibang lugar (halimbawa, pagbebenta nito), hindi ito nangangahulugang dalawang magkaibang krimen. Dahil dito, ang hukuman kung saan unang isinampa ang kaso ang may buong kapangyarihan dito. Mahalaga ito para sa mga negosyo upang maunawaan kung saan nila maaaring ihabla ang mga lumalabag sa kanilang intellectual property rights.

    Pagbebenta ng Pejr na Gas: Sakop Ba ng Makati ang Krimen na Nagsimula sa Cavite?

    Ang kaso ay nagsimula sa reklamong isinampa ng Petron Corporation laban sa William Yao, Sr., at iba pa, dahil sa umano’y unfair competition. Ayon sa Petron, nagbebenta ang mga Yao ng Liquefied Petroleum Gas (LPG) sa mga tangke na nagtataglay ng trademark na “GASUL,” na pag-aari ng Petron, at sa paraang nakakalito sa publiko. Ang mga pagbebenta ay naganap sa iba’t ibang lokasyon, kabilang ang Trece Martires City, Cavite, at Makati City. Ang pangunahing legal na tanong ay kung ang Makati RTC ay may hurisdiksyon na dinggin ang kaso, o kung ang hurisdiksyon ay eksklusibo sa korte sa Trece Martires City, kung saan unang isinampa ang kaso.

    Pinagtibay ng Korte Suprema na walang pagkakamali ang Court of Appeals (CA) sa pagpapasawalang-bisa ng Makati RTC sa impormasyon ng unfair competition laban sa mga Yao dahil sa kawalan ng hurisdiksyon. Binigyang-diin ng Korte Suprema na ang krimen ng unfair competition ay itinuturing na isang transitory o continuing offense. Ito ay nangangahulugan na kung ang ilang mahahalagang elemento ng krimen ay nangyari sa isang probinsya at ang iba naman ay sa ibang probinsya, ang korte sa alinmang probinsya kung saan nangyari ang mahahalagang elemento ng krimen ay may hurisdiksyon na dinggin ang kaso.

    Sa kasong ito, ang paratang ay nagrefill ang mga Yao ng mga tangke ng LPG ng Petron sa kanilang planta sa Trece Martires City, at doon din nila ito ibinenta. Dahil dito, natapos na ang krimen ng unfair competition sa Trece Martires City. Gayunpaman, patuloy na ipinakilala ng mga Yao ang mga tangke ng Petron na parang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagbebenta rin nito sa Makati City. Kaya, mayroong isang nagpapatuloy na paglabag sa batas. Ipinahayag ng korte na ang mga benta na ginawa sa Cavite at Makati City ay hindi maaaring ituring na hiwalay na mga pagkakasala ng unfair competition dahil bumubuo lamang sila ng mga sangkap ng krimen. Dahil dito, mayroon nang nagpapatuloy na paglabag ng batas.

    “In transitory or continuing offenses in which some acts material and essential to the crime and requisite to its consummation occur in one province and some in another, the court of either province has jurisdiction to try the case.” Ayon sa Korte, parehong may hurisdiksyon ang RTC ng Cavite at Makati City upang dinggin ang kaso ng unfair competition na isinampa laban sa mga Yao. Ngunit, sa mga kaso ng concurrent jurisdiction, ang korte na unang nakakuha ng hurisdiksyon ay ibinubukod ang iba pang mga korte.

    Bukod pa rito, ipinaliwanag din ng Korte Suprema ang konsepto ng delito continuado o continuous crime. Para ituring na isang delito continuado ang isang krimen, kinakailangan na mayroong maraming gawaing isinagawa ng aktor laban sa iba’t ibang partido sa parehong pagkakataon na may parehong layuning kriminal o layunin na labagin ang parehong probisyon ng penal. Sa madaling salita, iisang kriminal na motibo o layunin ang nag-uudyok sa paulit-ulit na paglabag ng parehong batas. Hindi ito ang sitwasyon sa kasong ito dahil hindi nagawa ng mga Yao sa parehong pagkakataon ang maraming gawaing pagpapakilala sa kanilang mga tangke ng gas bilang pag-aari ng Petron. Sa halip, ipinagpatuloy lamang ng mga Yao ang umano’y natatanging krimeng nagawa sa Cavite hanggang sa Makati. Samakatuwid, ang unfair competition ay hindi sakop ng pamantayan ng isang delito continuado.

    Hindi rin tinanggap ng korte ang argumento ng Petron na dahil maraming konsyumer ang nalinlang sa paniniwalang bumibili sila ng mga tangke ng gas ng Petron, maaari silang magsampa ng magkahiwalay na reklamo para sa krimen ng unfair competition. Tanging ang mga may-ari ng trademark lamang ang maaaring magsampa ng kaso para sa unfair competition para sa mga mapanlinlang na gawaing pangkalakalan.

    Sa pangkalahatan, pinagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ng Court of Appeals at pinagtibay ang pagpapasawalang-bisa ng Makati RTC sa kaso, na nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pagsasaalang-alang sa uri ng krimen (transitory o patuloy) sa pagtukoy ng hurisdiksyon.

    FAQs

    Ano ang pangunahing isyu sa kasong ito? Ang pangunahing isyu ay kung aling korte (Makati o Trece Martires) ang may hurisdiksyon sa kaso ng unfair competition, kung saan nangyari ang mga benta sa iba’t ibang lokasyon.
    Ano ang kahulugan ng “transitory crime”? Ang “transitory crime” ay isang krimen kung saan ang mga elemento nito ay naganap sa iba’t ibang lugar. Sa ganitong sitwasyon, may hurisdiksyon ang korte kung saan naganap ang alinmang elemento ng krimen.
    Ano ang pagkakaiba ng “transitory crime” sa “continuing crime” o delito continuado? Ang “transitory crime” ay nakatuon sa kung saan naganap ang mga elemento ng krimen. Ang “delito continuado,” naman, ay tumutukoy sa paulit-ulit na paggawa ng krimen na may iisang motibo.
    Sino ang maaaring magsampa ng kaso ng unfair competition? Ayon sa desisyon, tanging ang may-ari ng trademark ang maaaring magsampa ng kaso ng unfair competition.
    Ano ang ibig sabihin ng “passing off” sa konteksto ng unfair competition? Ang “passing off” o “palming off” ay tumutukoy sa pagbebenta o pagtatangkang magbenta ng produkto na nagmumukhang produkto ng ibang negosyo, na naglalayong linlangin ang publiko.
    Ano ang naging batayan ng Korte Suprema sa pagpili ng korte na may hurisdiksyon? Ang Korte Suprema ay nagbatay sa prinsipyo na ang korte na unang nagsampa ng kaso (Trece Martires) ang may eksklusibong hurisdiksyon.
    Paano nakaapekto ang lokasyon ng paggawa at pagbebenta ng produkto sa kaso? Bagama’t naganap ang paggawa at pagbebenta sa iba’t ibang lokasyon, itinuring pa rin itong isang nagpapatuloy na krimen. Ang mahalaga, ang unfair competition ay itinuturing na isang transitory o continuing offense kung saan maaaring kasuhan ang akusado kung saan mang lugar naganap ang elemento ng nasabing krimen.
    Anong batas ang nilabag sa kasong ito? Ang batas na nilabag sa kasong ito ay ang Section 168 ng Republic Act No. 8293, o ang Intellectual Property Code of the Philippines.

    Sa kabuuan, ipinapakita ng kasong ito ang kahalagahan ng pag-unawa sa konsepto ng hurisdiksyon sa mga kaso ng unfair competition, at kung paano ito nakaaapekto sa mga negosyong nagpoprotekta sa kanilang intellectual property rights.

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: PETRON CORPORATION VS. WILLIAM YAO, SR., G.R No. 243328, March 18, 2021

  • Proteksyon ng Trademark: Pagkilala sa Unang Nagparehistro at Pag-iwas sa Unfair Competition

    Ipinagtanggol ng Korte Suprema ang karapatan ng isang negosyo na nagparehistro ng trademark laban sa unfair competition. Sa madaling salita, kung ikaw ang unang nagparehistro ng iyong marka, may karapatan kang pigilan ang iba na gamitin ang kapareho o halos kaparehong marka na maaaring magdulot ng kalituhan sa publiko. Ang desisyong ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang pagpaparehistro ng trademark upang maprotektahan ang iyong brand at maiwasan ang pang-aagaw ng iba sa iyong reputasyon at kita.

    Lechon Trademark War: Sino ang Tunay na Nagmamay-ari ng Pangalang ‘ELARS’?

    Ang kaso ay umiikot sa pagitan ng Emzee Foods, Inc. at Elarfoods, Inc., parehong mga kumpanya ng pagkain na nagbebenta ng lechon. Nag-ugat ang usapin nang gamitin ng Emzee Foods ang mga markang ‘ELARZ LECHON,’ ‘ELAR LECHON,’ ‘PIG DEVICE,’ at ‘ON A BAMBOO TRAY’ nang walang pahintulot ng Elarfoods. Iginiit ng Elarfoods na sila ang nagmamay-ari ng trademark na ‘ELARS LECHON’ at iba pang markang kaugnay nito, at ang paggamit ng Emzee Foods ay nagdudulot ng unfair competition at trademark infringement.

    Ang pangunahing argumento ng Emzee Foods ay ang mga markang pinag-uusapan ay pag-aari ng Estate ng mga yumaong spouses Jose at Leonor Lontoc, na nagtatag ng negosyong ‘ELARS Lechon’ noong 1970. Sabi nila, ang ‘Elar’ ay galing sa initials ng pamilya Lontoc-Rodriguez, kaya dapat ang kanilang mga tagapagmana ang may karapatan dito. Binatikos din nila ang Elarfoods dahil umano’y walang valid assignment ng trademark mula sa spouses Lontoc patungo sa kumpanya.

    Ang Intellectual Property Code (IP Code) ang batayan sa pagtukoy kung paano nagkakaroon ng karapatan sa isang marka. Ayon sa Section 122 ng IP Code, “Ang mga karapatan sa isang marka ay nakukuha sa pamamagitan ng pagpaparehistro na ginawa nang may bisa alinsunod sa mga probisyon ng batas na ito.” Ibig sabihin, ang nagparehistro ng marka ang itinuturing na may-ari nito, at may karapatan siyang pigilan ang iba na gamitin ang kaparehong marka o markang halos katulad na maaaring magdulot ng kalituhan.

    Section 147. Rights Conferred. – 147.1. The owner of a registered mark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of trade identical or similar signs or containers for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed.

    Sa kasong ito, matagal nang nakuha ng Elarfoods ang Certificate of Registration para sa mga markang ‘ON A BAMBOO TRAY,’ ‘ELARS LECHON,’ at ‘ROASTED PIG DEVICE’ mula sa Intellectual Property Office (IPO). Ito ay nagpapatunay na sila ang may-ari ng marka at may karapatan silang gamitin ito nang eksklusibo. Hindi rin nakapagpakita ng sapat na ebidensya ang Emzee Foods para mapawalang-bisa ang pagpaparehistro ng Elarfoods.

    Napag-alaman din ng Korte Suprema na kahit bago pa man mairehistro ang mga marka, patuloy nang ginagamit ng Elarfoods ang mga ito simula nang maitatag ang kumpanya noong 1989. Kahit noong panahon na ang Republic Act No. 166 pa ang batas, ang tuloy-tuloy na paggamit ng Elarfoods sa mga marka ay nagpapatunay na sila ang nagmamay-ari nito.

    Hindi rin nakumbinsi ang Korte sa argumento ng Emzee Foods na dapat ang Estate ng spouses Lontoc ang itinuturing na may-ari ng marka. Sabi ng Korte, ang spouses Lontoc mismo ang nagtatag ng Elarfoods noong 1989 para ituloy ang kanilang negosyong lechon. Sa pamamagitan nito, ipinasa na nila sa Elarfoods ang pagmamay-ari ng ‘ELARS Lechon’ at iba pang markang kaugnay nito. Dagdag pa rito, aktibong pinamahalaan ng spouses Lontoc ang Elarfoods at ipinakilala sa publiko na sila ang may-ari nito. Kaya hindi maaaring sabihin ngayon ng Emzee Foods na ang mga tagapagmana ng spouses Lontoc ang may karapatan sa marka.

    Dahil dito, kinatigan ng Korte Suprema ang naunang desisyon ng Court of Appeals at ng IPO Director General. Pinagbawalan ang Emzee Foods na gamitin ang mga markang ‘ELARZ LECHON,’ ‘ELAR LECHON,’ ‘PIG DEVICE,’ at ‘ON A BAMBOO TRAY,’ at pinagbayad sila ng exemplary damages at attorney’s fees sa Elarfoods.

    FAQs

    Ano ang pangunahing isyu sa kasong ito? Ang pangunahing isyu ay kung sino ang may karapatang gumamit ng mga trademark na nauugnay sa lechon, partikular ang ‘ELARS LECHON’ at iba pang mga markang ginagamit ng Elarfoods, Inc.
    Ano ang unfair competition? Ang unfair competition ay ang paggamit ng mga pamamaraan para linlangin ang publiko at gayahin ang produkto o serbisyo ng ibang negosyo, na nagdudulot ng pinsala sa kanilang reputasyon at kita.
    Ano ang kahalagahan ng pagpaparehistro ng trademark? Ang pagpaparehistro ng trademark ay nagbibigay sa iyo ng eksklusibong karapatan na gamitin ang marka, at mapigilan ang iba na gamitin ito nang walang pahintulot, kaya pinoprotektahan nito ang iyong brand.
    Ano ang ibig sabihin ng ‘dominancy test’ sa trademark infringement? Ang ‘dominancy test’ ay tumitingin sa kung ano ang nangingibabaw na elemento ng isang marka na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga mamimili, at kung ang markang ginagamit ng iba ay halos katulad nito.
    Ano ang pinagkaiba ng moral damages at exemplary damages? Ang moral damages ay para sa emotional distress, samantalang ang exemplary damages ay ipinapataw bilang parusa at upang magsilbing babala sa iba na huwag gayahin ang ginawa ng nagkasala.
    Sino ang itinuturing na may-ari ng trademark ayon sa Intellectual Property Code? Ayon sa IP Code, ang may-ari ng trademark ay ang unang nagparehistro nito nang may magandang intensyon.
    Bakit pinagbayad ng exemplary damages ang Emzee Foods? Dahil nakita ng Korte Suprema na sadyang ginawa ng Emzee Foods ang unfair competition, at kailangan itong magsilbing babala sa publiko at proteksyon sa karapatan sa intellectual property.
    Ano ang epekto ng desisyon na ito sa mga negosyo sa Pilipinas? Nagpapakita ang desisyong ito na seryoso ang proteksyon ng intellectual property sa Pilipinas, at dapat magparehistro ng trademark ang mga negosyo upang maprotektahan ang kanilang brand.

    Sa kabuuan, ang kasong ito ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pagpaparehistro ng trademark at kung paano nito pinoprotektahan ang mga negosyo mula sa unfair competition. Mahalagang tandaan na ang unang nagparehistro ng trademark ay may karapatang ipagtanggol ito laban sa mga gumagamit ng halos katulad na marka.

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: EMZEE FOODS, INC. VS. ELARFOODS, INC., G.R. No. 220558, February 17, 2021

  • Proteksyon ng Trademark: Paglilinaw sa Pananagutan sa Unfair Competition sa Pagitan ng “PAPER ONE” at “PAPERONE”

    Sa kasong ito, pinagtibay ng Korte Suprema ang proteksyon ng isang trademark laban sa unfair competition. Pinanigan ng korte ang Asia Pacific Resources International Holdings, Ltd. (APRIL), na may-ari ng trademark na “PAPER ONE”, laban sa Paperone, Inc. Dahil dito, idineklara ng Korte na liable ang Paperone, Inc. sa unfair competition sa paggamit ng pangalang “PAPERONE” sa kanilang negosyo. Ang desisyon na ito ay nagpapakita na ang paggamit ng isang pangalan na halos kapareho ng isang kilalang trademark ay maaaring magresulta sa pananagutan, kahit na hindi ito direktang ginagamit bilang trademark sa mga produkto, lalo na kung ito ay nagdudulot ng pagkalito sa pinagmulan ng mga produkto sa mga mamimili. Ang ganitong paglabag ay hindi lamang nakakasama sa may-ari ng trademark, kundi pati na rin sa publiko na maaaring malito sa pagpili ng mga produkto.

    Paano ang Pagkakapareho ng Pangalan ay Nagdulot ng Pagkalito at Unfair Competition?

    Ang kaso ay nag-ugat sa reklamo ng APRIL laban sa Paperone, Inc. dahil sa paggamit nito ng “PAPERONE” sa pangalan ng korporasyon nito. Ayon sa APRIL, mayroon silang trademark na “PAPER ONE” na rehistrado at ginagamit sa kanilang negosyo ng paggawa at pagbebenta ng papel. Iginiit nila na ang paggamit ng “PAPERONE” ng Paperone, Inc. ay walang pahintulot at ginawa nang may masamang intensyon, upang samantalahin ang kanilang reputasyon at linlangin ang publiko na ang mga produkto ng Paperone, Inc. ay may kaugnayan sa kanila.

    Ayon sa Intellectual Property Code, ang unfair competition ay ang paggamit ng isang tao ng anumang paraan upang linlangin ang publiko, na nagiging sanhi upang ang kanyang mga produkto o serbisyo ay maipasa bilang galing sa ibang negosyo na mayroon nang reputasyon. Ayon sa Seksiyon 168 ng Intellectual Property Code,

    SECTION 168. Unfair Competition, Rights, Regulation and Remedies. –

    168.1. A person who has identified in the mind of the public the goods he manufactures or deals in, his business or services from those of others, whether or not a registered mark is employed, has a property right in the goodwill of the said goods, business or services so identified, which will be protected in the same manner as other property rights.

    168.2. Any person who shall employ deception or any other means contrary to good faith by which he shall pass off the goods manufactured by him or in which he deals, or his business, or services for those of the one having established such goodwill, or who shall commit any acts calculated to produce said result, shall be guilty of unfair competition, and shall be subject to an action therefor.

    Sa ganitong kaso, kailangan patunayan ang dalawang elemento: (1) pagkakapareho o pagkakahawig sa pangkalahatang anyo ng mga produkto, at (2) intensyon na linlangin ang publiko at dayain ang kakumpitensya. Pinanindigan ng Korte Suprema na kahit na hindi ginagamit ng Paperone, Inc. ang “PAPERONE” bilang trademark sa kanilang mga produkto, ang paggamit nito sa kanilang pangalan ng korporasyon ay maaaring magdulot ng pagkalito sa publiko.

    Dalawa ang uri ng pagkalito na maaaring mangyari: (1) pagkalito sa mga produkto (product confusion), kung saan ang isang mamimili ay maaaring bumili ng isang produkto dahil iniisip niyang ito ay galing sa ibang kompanya, at (2) pagkalito sa negosyo (source or origin confusion), kung saan ang publiko ay maaaring maniwala na may koneksyon sa pagitan ng dalawang negosyo, kahit na walang tunay na relasyon.

    Ikinatwiran ng Paperone, Inc. na wala silang intensyong manlinlang at hindi magkatulad ang kanilang produkto sa APRIL. Gayunpaman, binigyang-diin ng Korte Suprema ang kapangyarihan at kaalaman ng Intellectual Property Office (IPO) sa mga ganitong usapin.

    Hindi tungkulin ng korte na timbangin muli ang ebidensyang isinumite sa administrative body at ipalit ang sarili nitong pagpapasya para sa administrative agency hinggil sa kasapatan ng ebidensya.

    Dahil dito, sinang-ayunan ng Korte Suprema ang pagpapasya ng IPO na may unfair competition dahil ang Paperone, Inc. ay gumamit ng pangalan na halos katulad sa trademark ng APRIL. At ito’y maaaring magdulot ng pagkalito sa publiko na ang kanilang mga produkto ay may koneksyon sa APRIL.

    Ang desisyon ng Korte Suprema ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng prior use sa mga trademark. Ang kompanya na unang gumamit ng isang marka ay may karapatan dito.

    Tungkol naman sa hinihinging danyos, sinabi ng Korte Suprema na walang sapat na ebidensya upang patunayan ang halaga ng aktuwal na danyos na sinasabing natamo ng APRIL. Kahit walang aktuwal na danyos, pinatawan ng Korte ang Paperone, Inc. ng bayad para sa temperate damages, exemplary damages, at attorney’s fees.

    FAQs

    Ano ang pangunahing isyu sa kasong ito? Ang pangunahing isyu ay kung may unfair competition sa pagitan ng Asia Pacific Resources International Holdings, Ltd. (APRIL) at Paperone, Inc. dahil sa paggamit ng huli ng pangalang “PAPERONE” sa kanilang negosyo.
    Ano ang unfair competition ayon sa Intellectual Property Code? Ang unfair competition ay ang paggamit ng isang tao ng anumang paraan upang linlangin ang publiko. Dahil dito, ang kanyang mga produkto o serbisyo ay maipasa bilang galing sa ibang negosyo na mayroon nang reputasyon.
    Ano ang dalawang uri ng pagkalito na maaaring mangyari sa trademark cases? Ang dalawang uri ng pagkalito ay (1) pagkalito sa mga produkto (product confusion) at (2) pagkalito sa negosyo (source or origin confusion).
    Ano ang kahalagahan ng “prior use” sa kaso ng trademark? Ang “prior use” ay mahalaga dahil ang kompanya na unang gumamit ng isang marka ay may karapatan dito.
    Sinu-sino ang nagdesisyon sa kaso bago umakyat sa Korte Suprema? Ang kaso ay unang dininig sa Bureau of Legal Affairs (BLA) Director ng Intellectual Property Office (IPO), na nagpasiyang may unfair competition. Ang desisyong ito ay pinagtibay ng IPO Director General, ngunit binaliktad ng Court of Appeals bago umakyat sa Korte Suprema.
    Mayroon bang aktuwal na danyos na binayaran sa kasong ito? Walang aktuwal na danyos na ibinigay dahil walang sapat na ebidensya na naipakita. Gayunpaman, pinatawan ang Paperone, Inc. ng bayad para sa temperate damages, exemplary damages, at attorney’s fees.
    Ano ang epekto ng desisyon na ito sa ibang negosyo? Ang desisyon na ito ay nagpapakita na ang paggamit ng isang pangalan na halos kapareho ng isang kilalang trademark ay maaaring magresulta sa pananagutan. Ito ay totoo kahit na hindi ito direktang ginagamit bilang trademark sa mga produkto, lalo na kung ito ay nagdudulot ng pagkalito sa pinagmulan ng mga produkto sa mga mamimili.

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: ASIA PACIFIC RESOURCES INTERNATIONAL HOLDINGS, LTD. v. PAPERONE, INC., G.R. Nos. 213365-66, December 10, 2018

  • Pagkakaiba sa Pagitan ng Trademark Infringement at Unfair Competition: Proteksyon sa mga Marka at Produkto

    Sa desisyong ito, pinagtibay ng Korte Suprema na bagama’t hindi nagkaroon ng trademark infringement, napatunayang nagkasala ang Foodsphere, Inc. ng unfair competition laban sa San Miguel Pure Foods Company, Inc. Dahil dito, nilinaw ng Korte ang pagkakaiba sa pagitan ng trademark infringement at unfair competition, na nagbibigay-diin sa proteksyon ng goodwill ng mga produkto at serbisyo na nakilala na ng publiko. Ang kasong ito ay nagpapakita kung paano maaaring managot ang isang negosyo sa unfair competition kahit na hindi ito direktang lumalabag sa rehistradong trademark, lalo na kung ang layunin ay lituhin ang publiko at mapakinabangan ang reputasyon ng ibang produkto.

    Kapag ang Packaging ay Nagiging Palatable: Kuwento ng FIESTA Ham at PISTA Ham

    Ang kaso ay nagsimula nang magreklamo ang San Miguel Pure Foods Company, Inc. (SMPFCI), na nagmamay-ari ng trademark na “PUREFOODS FIESTA HAM”, laban sa Foodsphere, Inc., na nagbebenta ng “CDO PISTA HAM”. Ayon sa SMPFCI, ginaya ng Foodsphere ang kanilang packaging at trade dress, na nagdulot ng pagkalito sa mga mamimili. Iginiit ng SMPFCI na ang “PISTA” ham ng Foodsphere ay nagtataglay ng nakalilitong pagkakahawig sa kanilang “FIESTA” ham, lalo na sa paraan ng pagkakabalot at pagtatanghal nito. Sa madaling salita, inakusahan ng SMPFCI ang Foodsphere na gumagawa ng unfair competition.

    Sinabi ng Foodsphere na walang trademark infringement dahil ginagamit nila ang “PISTA” kasama ang kanilang sariling markang “CDO” at sinabi rin nila na ang SMPFCI ay walang monopolyo sa salitang “FIESTA”. Iginiit pa nila na ang kanilang trademark na “HOLIDAY”, na may parehong kahulugan sa “FIESTA”, ay mas nauna. Dagdag pa nila, ang mga bumibili ng ham ay matatalino at alam kung anong produkto ang binibili nila.

    Ang Bureau of Legal Affairs (BLA) ng Intellectual Property Office (IPO) ay nagdesisyon na walang trademark infringement o unfair competition. Gayunpaman, nang umapela ang SMPFCI, sinabi ng Office of the Director General na walang trademark infringement, pero nagkasala ang Foodsphere sa unfair competition dahil sa kanilang packaging. Nag-apela rin ang dalawang panig sa Court of Appeals (CA).

    Pinagtibay ng CA ang desisyon ng Director General na nagkasala ang Foodsphere ng unfair competition. Sinabi ng CA na may nakalilitong pagkakahawig sa packaging ng mga produkto, at may intensyon ang Foodsphere na lituhin ang publiko. Dahil dito, nag-utos ang CA sa Foodsphere na magbayad ng nominal at exemplary damages, pati na rin attorney’s fees.

    Ang Intellectual Property Code (IP Code) o Republic Act (R.A.) No. 8293, ay nagtatakda ng mga probisyon ukol sa unfair competition, partikular sa Seksyon 168 nito:

    Seksyon 168. Unfair Competition, Rights, Regulation and Remedies. –
    168.1. A person who has identified in the mind of the public the goods he manufactures or deals in, his business or services from those of others, whether or not a registered mark is employed, has a property right in the goodwill of the said goods, business or services so identified, which will be protected in the same manner as other property rights.

    168.2. Any person who shall employ deception or any other means contrary to good faith by which he shall pass off the goods manufactured by him or in which he deals, or his business, or services for those of the one having established such goodwill, or who shall commit any acts calculated to produce said result, shall be guilty of unfair competition, and shall be subject to an action therefor.

    Para masabing may unfair competition, kailangan patunayan ang dalawang bagay: (1) na may nakalilitong pagkakahawig sa pangkalahatang hitsura ng mga produkto, at (2) may intensyon na lituhin ang publiko at dayain ang kakumpitensya. Hindi kailangang magkapareho ang mga trademark; maaaring ang packaging o presentasyon ang nagdudulot ng pagkalito. Ang intensyon na manlinlang ay maaaring mahinuha mula sa pagkakahawig ng mga produkto.

    Sa kasong ito, natuklasan ng Korte Suprema na may pagkakahawig sa packaging ng “PISTA” ham ng Foodsphere at “FIESTA” ham ng SMPFCI. Kapwa gumamit ng pulang paper bag at may parehong disenyo sa harap at likod. Bukod dito, ipinakita rin na nagpalit ang Foodsphere ng packaging mula box patungo sa paper bag na katulad ng sa SMPFCI. Dahil dito, hinatulan ng Korte ang Foodsphere ng unfair competition.

    Mahalaga ring tandaan na ang unfair competition ay palaging usapin ng katotohanan. Walang tiyak na panuntunan, at ang bawat kaso ay natatangi. Ang pangunahing tanong ay kung ang ginawa ba ng nasasakdal ay nagpapakita na ipinapalabas niya ang kanyang produkto bilang produkto ng iba.

    Ang pagkakapareho ng kulay, layout, at packaging ay sapat na para patunayan ang unfair competition, lalo na kung ang intensyon ay lituhin ang publiko. Samakatuwid, dapat maging maingat ang mga negosyo sa pagdidisenyo ng kanilang mga produkto upang maiwasan ang anumang pagkakahawig sa mga produkto ng kanilang mga kakumpitensya.

    FAQs

    Ano ang pangunahing isyu sa kasong ito? Ang pangunahing isyu ay kung nagkasala ba ang Foodsphere, Inc. ng unfair competition laban sa San Miguel Pure Foods Company, Inc. sa pamamagitan ng paggamit ng nakakahawig na packaging para sa kanilang produktong ham.
    Ano ang pagkakaiba ng trademark infringement at unfair competition? Ang trademark infringement ay ang direktang paggamit ng rehistradong trademark ng iba nang walang pahintulot, habang ang unfair competition ay ang panlilinlang sa publiko sa pamamagitan ng pagpapanggap na ang iyong produkto ay gawa ng iba, kahit na hindi direktang ginagamit ang trademark.
    Anong mga elemento ang kailangan upang mapatunayang may unfair competition? Kailangan patunayan na may nakalilitong pagkakahawig sa pangkalahatang hitsura ng mga produkto at may intensyon na lituhin ang publiko at dayain ang kakumpitensya.
    Bakit nagdesisyon ang Korte Suprema na nagkasala ang Foodsphere ng unfair competition? Natuklasan ng Korte na ang packaging ng “PISTA” ham ng Foodsphere ay nakalilitong katulad ng “FIESTA” ham ng SMPFCI, at nagpalit ang Foodsphere ng packaging upang gayahin ang sa SMPFCI.
    Ano ang basehan ng Korte sa Intellectual Property Code? Base sa Section 168 ng IP Code na nagsasaad na ang isang tao ay hindi dapat gumamit ng panlilinlang upang magpanggap na ang kanilang produkto ay gawa ng iba.
    Ano ang naging epekto ng desisyon sa Foodsphere? Inutusan ang Foodsphere na magbayad ng nominal damages at attorney’s fees, at itigil ang paggamit ng mga packaging na nagdudulot ng unfair competition.
    Ano ang aral na mapupulot sa kasong ito para sa mga negosyo? Dapat maging maingat ang mga negosyo sa pagdidisenyo ng kanilang mga produkto at packaging upang maiwasan ang anumang pagkakahawig sa mga produkto ng kanilang mga kakumpitensya.
    Mahalaga ba ang pagpaparehistro ng trademark? Oo, mahalaga ang pagpaparehistro ng trademark dahil nagbibigay ito ng proteksyon legal laban sa mga taong gustong gumamit ng iyong marka nang walang pahintulot.

    Sa kabuuan, ipinapakita ng kasong ito na mahalaga ang proteksyon ng mga trademark at produkto. Hindi lamang ang paggamit ng mismong trademark ang binabantayan, kundi pati na rin ang paraan ng pagkakabalot at pagtatanghal ng produkto. Dapat tandaan ng mga negosyo na hindi lamang ang direktang paglabag sa trademark ang maaaring magdulot ng pananagutan, kundi pati na rin ang unfair competition. Ipinapakita rin nito na ang intensyon na lituhin ang publiko ay isang mahalagang elemento sa pagtukoy kung may unfair competition.

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: San Miguel Pure Foods Company, Inc. v. Foodsphere, Inc., G.R. No. 217781 and 217788, June 20, 2018

  • Unfair Competition: Pagsusuri sa Nakasalalay na Usapin sa Trademark at Karapatan

    Ang kasong ito ay nagpapakita na ang pagtukoy ng probable cause upang sampahan ng kaso ang isang tao sa korte ay nakasalalay lamang sa sangay ng Executive ng Pamahalaan, sa pamamagitan ng Department of Justice. Ang mga korte ay magbibigay galang sa pagtukoy na ito, maliban na lamang kung napatunayang ito ay ginawa nang may malubhang pag-abuso sa diskresyon na katumbas ng kawalan o labis na hurisdiksyon. Sa madaling salita, kahit na may trademark registration ang isang produkto, hindi nangangahulugan na ligtas ito sa kasong unfair competition dahil ang mahalaga ay kung ginaya ang pangkalahatang anyo ng isang produkto na nagdudulot ng pagkalito sa publiko.

    Kapag ang Trademark ay Hindi Sapat: Unfair Competition sa Harap ng Rehistradong Pangalan

    Ang kasong ito ay tungkol sa pagtatalo sa pagitan ng Caterpillar, Inc., isang dayuhang korporasyon na kilala sa mga produkto nito na may trademark, at ni Manolo P. Samson, isang negosyante na nagbebenta rin ng mga produkto na may trademark na “CATERPILLAR”. Umabot ang usapin sa Korte Suprema dahil sa magkaibang desisyon ng Court of Appeals (CA) at ng Department of Justice (DOJ). Kaya’t pinagsama ang dalawang kaso, ang G.R. No. 205972 at G.R. No. 164352, upang malutas ang isyu ng unfair competition at ang tamang proseso sa pagtukoy ng probable cause.

    Nagsimula ang gusot nang magsampa ng ilang criminal complaint ang Caterpillar laban kay Samson para sa unfair competition. Ito ay matapos magsagawa ng mga search warrant sa mga negosyo ni Samson kung saan nakumpiska ang mga produktong may mga trademark ng Caterpillar. Sa kabilang banda, si Samson naman ay may rehistradong trademark din na “CATERPILLAR” para sa kanyang mga produkto. Ang DOJ ay nagkaroon ng magkasalungat na posisyon kung may probable cause ba upang kasuhan si Samson ng unfair competition.

    Ang unang isyu na kailangang resolbahin ay kung tama ba ang ginawang pagsuspinde ng trial court sa criminal proceedings dahil sa isang prejudicial question. Ayon sa Korte Suprema, hindi. Ang prejudicial question ay tumutukoy sa isang isyu sa isang civil case na kailangang resolbahin muna bago magpatuloy ang criminal case. Sa kasong ito, ang civil case ay tungkol sa trademark infringement habang ang criminal case ay tungkol sa unfair competition. Dahil magkaiba ang mga isyu, hindi maaaring gamitin ang civil case upang suspindihin ang criminal case.

    A prejudicial question is one based on a fact distinct and separate from the crime but so intimately connected with it that it determines the guilt or innocence of the accused, and for it to suspend the criminal action, it must appear not only that said case involves facts intimately related to those upon which the criminal prosecution would be based but also that in the resolution of the issue or issues raised in the civil case, the guilt or innocence of the accused would necessarily be determined.

    Dagdag pa rito, kahit na may rehistradong trademark si Samson, hindi ito nangangahulugan na ligtas na siya sa kasong unfair competition. Ayon sa R.A. No. 8293, o ang Intellectual Property Code of the Philippines, ang unfair competition ay nangyayari kapag ang isang tao ay nagbebenta ng kanyang mga produkto na kahawig ng mga produkto ng ibang manufacturer o dealer, na nagdudulot ng pagkalito sa mga mamimili. Ito ay labag sa batas kahit na ang kanyang trademark ay rehistrado.

    Action for Cancellation of Trademark Criminal Actions for Unfair Competition
    Remedy for person who believes that they are damaged by the mark’s registration. Determine whether Samson had given his goods the general appearance of Caterpillar, intending to deceive.
    Lawful Registration shall be determined. Registration is NOT a consideration in unfair competition.

    Sa kabilang banda, tinanggihan ng Korte Suprema ang petisyon ng Caterpillar na kwestyunin ang desisyon ng DOJ na walang probable cause upang kasuhan si Samson ng unfair competition. Ayon sa Korte, ang pagtukoy ng probable cause ay nakasalalay lamang sa diskresyon ng investigating public prosecutor at ng Secretary of Justice. Maliban na lamang kung may malubhang pag-abuso sa diskresyon, hindi maaaring makialam ang mga korte sa pagtukoy na ito.

    Napag-alaman ng Korte na hindi nagpakita ng malubhang pag-abuso sa diskresyon ang Secretary of Justice sa kasong ito. Base sa mga ebidensya, si Samson ay nagbebenta na ng mga produktong may trademark na “Caterpillar” simula pa noong 1992. Mayroon pa siyang Certificate of Registration para sa kanyang trademark. Sa kabila nito, ayon sa Korte, kahit na rehistrado ang trademark, maari pa ring makasuhan ng Unfair competition kapag napatunayang ginaya nito ang pangkalahatang anyo ng mga produkto ng Caterpillar upang linlangin ang publiko.

    FAQs

    Ano ang pangunahing isyu sa kasong ito? Ang pangunahing isyu ay kung mayroong unfair competition sa pagitan ng Caterpillar, Inc. at Manolo P. Samson, at kung tama ang naging desisyon ng DOJ na walang probable cause para sampahan si Samson.
    Ano ang unfair competition ayon sa Intellectual Property Code? Ang unfair competition ay ang pagbebenta ng produkto na kahawig ng produkto ng iba, na nagdudulot ng pagkalito sa publiko, kahit na may rehistradong trademark ang nagbebenta.
    Ano ang probable cause? Ang probable cause ay ang sapat na dahilan upang maniwala na may nagawang krimen at ang akusado ay maaaring nagkasala.
    Sino ang may kapangyarihan na magdesisyon kung may probable cause? Ang investigating public prosecutor at ang Secretary of Justice ang may kapangyarihan na magdesisyon kung may probable cause.
    Ano ang prejudicial question? Ito ay isang isyu sa isang civil case na kailangang resolbahin muna bago magpatuloy ang criminal case.
    Maaari bang suspindihin ang criminal case dahil sa isang civil case? Hindi, maliban na lamang kung ang civil case ay may prejudicial question na makakaapekto sa kinalabasan ng criminal case.
    Ano ang epekto ng pagkakaroon ng rehistradong trademark sa kasong unfair competition? Hindi nangangahulugan na ligtas na ang isang tao sa kasong unfair competition kahit na may rehistradong trademark siya.
    Anong remedyo ang meron ang taong naniniwalang nasira ang kanyang negosyo dahil sa trademark? Maaring magsampa ng aksyon para sa pagkansela ng trademark.

    Sa kabuuan, ang kasong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng proteksyon ng intellectual property rights. Hindi sapat na may rehistradong trademark ang isang produkto. Kailangan din tiyakin na hindi ito ginagaya ng iba upang linlangin ang publiko. Sa huli, naging panalo si Caterpillar sa puntong ipinagpatuloy ang kaso sa Mababang Hukuman, ngunit hindi sa puntong hindi nakitaan ng probable cause para iakyat ito sa mas mataas na hukuman.

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: Caterpillar, Inc. vs. Samson, G.R. No. 205972, November 09, 2016

  • Proteksyon sa Negosyo: Paglaban sa Unfair Competition Kahit Walang Rehistradong Trademark

    Paglaban sa Unfair Competition: Aksyon Legal Kahit Walang Rehistradong Trademark

    G.R. No. 212705, September 10, 2014

    Sa mundo ng negosyo, mahalaga ang proteksyon laban sa mga gawaing hindi patas. Madalas nating iniuugnay ang proteksyon na ito sa trademark, ngunit ano ang mangyayari kung hindi pa rehistrado ang iyong trademark? Ang kasong Roberto Co vs. Keng Huan Jerry Yeung and Emma Yeung ay nagbibigay linaw na kahit walang rehistradong trademark, maaari pa ring magsampa ng kaso para sa unfair competition upang maprotektahan ang iyong negosyo laban sa mga mapanlinlang na gawain.

    Ang Unfair Competition sa Batas Pilipino

    Unfair competition, o hindi patas na kompetisyon, ayon sa batas, ay ang panlilinlang sa publiko upang mapaniwala silang ang produkto o serbisyo ng isang negosyante ay galing sa ibang negosyante na mas kilala o may mas magandang reputasyon. Ito ay isang uri ng pandaraya na nakakasama sa negosyo at sa mga konsyumer.

    Ayon sa Korte Suprema sa kasong ito, ang unfair competition ay nangyayari kapag “the passing off (or palming off) or attempting to pass off upon the public of the goods or business of one person as the goods or business of another with the end and probable effect of deceiving the public. This takes place where the defendant gives his goods the general appearance of the goods of his competitor with the intention of deceiving the public that the goods are those of his competitor.” Sa madaling salita, ito ay ang pagbebenta o pagtatangkang magbenta ng produkto na nagpapanggap na produkto ng iba.

    Mahalagang tandaan na naiiba ang unfair competition sa trademark infringement. Bagama’t pareho silang may kinalaman sa proteksyon ng brand, may mahalagang pagkakaiba:

    • Trademark Infringement: Ito ay ang hindi awtorisadong paggamit ng rehistradong trademark. Kailangan na rehistrado ang trademark upang makapagsampa ng kaso. Hindi kailangan patunayan ang intensyon na manlinlang.
    • Unfair Competition: Ito ay ang panlilinlang sa publiko sa pamamagitan ng pagpapanggap ng produkto, kahit hindi rehistrado ang trademark. Kailangan patunayan ang intensyon na manlinlang. Hindi kailangan rehistrado ang trademark.

    Sa kaso ng unfair competition, ang intensyon na manlinlang ay madalas na pinapatunayan sa pamamagitan ng pagkakahawig ng produkto sa produkto ng kakompetensya. Kapag halos magkamukha ang packaging, pangalan, o porma ng produkto, maaaring ipalagay na may intensyon talagang manlinlang.

    Ang Section 6, Rule 18 ng A.M. No. 10-3-10-SC, o ang “Rules of Procedure for Intellectual Property Rights Cases,” ay nagbibigay linaw kung kailan maaaring ipalagay ang intensyon na manlinlang sa unfair competition:

    “SEC. 6. Intent to defraud or deceive. – In an action for unfair competition, the intent to defraud or deceive the public shall be presumed:

    1. when the defendant passes off a product as his by using imitative devices, signs or marks on the general appearance of the goods, which misleads prospective purchasers into buying his merchandise under the impression that they are buying that of his competitors;
    2. when the defendant makes any false statement in the course of trade to discredit the goods and business of another; or
    3. where the similarity in the appearance of the goods as packed and offered for sale is so striking.”

    Ang Kwento ng Kaso: Roberto Co vs. Yeung

    Sina Keng Huan Jerry Yeung at Emma Yeung (Sps. Yeung) ang may-ari ng Greenstone Pharmaceutical sa Hong Kong, na gumagawa ng Greenstone Medicated Oil Item No. 16 (Greenstone). Sila rin ang may-ari ng Taka Trading, na eksklusibong nag-iimport at nagbebenta ng Greenstone sa Pilipinas.

    Noong 2000, nakabili ang kapatid ni Emma Yeung ng bote ng Greenstone sa Royal Chinese Drug Store (Royal) na pagmamay-ari ni Ling Na Lau. Nagduda siya sa authenticity ng produkto dahil iba ang amoy at hindi gaanong mainit kumpara sa orihinal na Greenstone. Nang ipaalam niya ito kay Yeung, nagpunta sila sa Royal at nakita ang pitong bote ng pekeng Greenstone na binebenta. Ayon kay Pinky Lau, kapatid ni Ling Na Lau, galing daw kay Roberto Co (Co) ng KiaoAn Chinese Drug Store ang mga pekeng produkto.

    Kinasuhan ng Sps. Yeung sina Lau at Co ng trademark infringement at unfair competition. Depensa ni Co, hindi daw siya nagbebenta ng peke at ang Greenstone niya ay galing sa Taka Trading. Depensa naman ng mga Lau, hindi daw nila binebenta ang Greenstone at naiwan lang daw ang pitong bote ng “Tienchi” (pekeng Greenstone) sa tindahan nila. Sinabi rin nilang napilitan lang si Pinky na pumirma sa isang note na nagsasabing galing kay Co ang mga peke.

    Desisyon ng RTC at CA

    Nagdesisyon ang Regional Trial Court (RTC) pabor sa Sps. Yeung at pinagbayad sina Co at mga Lau ng danyos dahil sa unfair competition. Ayon sa RTC, napatunayan ng Sps. Yeung na nagkasabwat sina Lau at Co sa pagbebenta ng pekeng Greenstone, na nagdulot ng kalituhan sa publiko. Ngunit, hindi sila hinatulang guilty sa trademark infringement dahil hindi napatunayan na rehistrado ang trademark na “Greenstone” noong nangyari ang insidente.

    Inapela ito sa Court of Appeals (CA), ngunit pinagtibay ng CA ang desisyon ng RTC. Ayon sa CA, pinapahalagahan nila ang findings ng trial court pagdating sa credibility ng mga testigo. Sinang-ayunan nila ang finding ng RTC na may unfair competition dahil mas matimbang ang ebidensya ng Sps. Yeung kaysa sa ebidensya nina Lau at Co.

    Desisyon ng Korte Suprema

    Umakyat ang kaso sa Korte Suprema sa pamamagitan ng petition for review ni Co. Ang pangunahing isyu sa Korte Suprema ay kung tama ba ang CA sa pagpapanagot kay Co para sa unfair competition.

    Sinabi ng Korte Suprema na limitado lang ang kanilang review sa mga factual issues sa Rule 45 petitions. Hindi sila basta-basta makikialam sa findings of fact ng RTC at CA, lalo na kung pareho ang findings ng dalawang korte. Sa kasong ito, sinabi ng Korte Suprema na walang sapat na dahilan para baliktarin ang findings ng RTC at CA dahil sinuportahan naman ito ng ebidensya.

    Pinagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ng CA at RTC. Sinabi nilang napatunayan na nagkasabwat sina Co at mga Lau sa pagbebenta ng pekeng Greenstone, na nakabalot pa sa bote na halos kamukha ng orihinal. Ito ay nagpapakita ng intensyon na manlinlang sa publiko.

    Bagama’t sinagot ni Co ang paratang ng unfair competition, nabigyang linaw ng Korte Suprema na tama ang pagkakawala ng kasong trademark infringement laban sa kanya dahil hindi napatunayan na rehistrado ang “Greenstone” trademark noong panahong nangyari ang bentahan ng peke. Dito muling binigyang-diin ang pagkakaiba ng trademark infringement at unfair competition.

    Praktikal na Implikasyon: Ano ang Dapat Mong Malaman?

    Ang kasong ito ay nagtuturo ng ilang mahahalagang aral, lalo na para sa mga negosyante at konsyumer:

    Para sa Negosyante:

    • Protektahan ang iyong brand, rehistrado man o hindi. Kahit hindi pa rehistrado ang iyong trademark, may proteksyon pa rin laban sa unfair competition. Ang mahalaga ay mapatunayan na may nanlilinlang sa publiko gamit ang iyong brand.
    • Magtipon ng ebidensya. Kung pinaghihinalaan mong may nagbebenta ng pekeng produkto mo, magtipon ng sapat na ebidensya tulad ng mga pekeng produkto mismo, testimonya ng mga saksi, at iba pang dokumento.
    • Kumunsulta sa abogado. Mahalaga ang legal na payo upang malaman ang iyong mga karapatan at ang mga tamang hakbang na dapat gawin.

    Para sa Konsyumer:

    • Maging mapanuri. Suriin mabuti ang produktong binibili, lalo na kung pamilyar ka sa orihinal. Maghinala kung iba ang presyo, packaging, amoy, o kalidad.
    • Bumili sa mga authorized dealers. Mas sigurado kang orihinal ang produkto kung bibili ka sa mga lehitimong tindahan o authorized dealers.
    • Magreklamo kung nakabili ng peke. Kung nakabili ka ng pekeng produkto, magreklamo sa kumpanya o sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Trade and Industry (DTI).

    Mga Mahalagang Aral

    • Unfair Competition vs. Trademark Infringement: Magkaiba ang dalawang ito. Ang unfair competition ay maaaring ikaso kahit walang rehistradong trademark, basta may panlilinlang.
    • Intensyon na Manlinlang: Mahalaga ang intensyon na manlinlang sa kaso ng unfair competition. Ito ay madalas na pinapatunayan sa pamamagitan ng pagkakahawig ng mga produkto.
    • Proteksyon para sa Negosyante: May legal na remedyo laban sa unfair competition upang maprotektahan ang negosyo at reputasyon.

    Mga Madalas Itanong (FAQ)

    Tanong 1: Ano ang eksaktong ibig sabihin ng unfair competition?
    Sagot: Ito ay ang pagtatangka na ipasa ang iyong produkto o negosyo bilang produkto o negosyo ng iba, na may intensyon na manlinlang sa publiko.

    Tanong 2: Kailangan bang rehistrado ang trademark para makasuhan ng unfair competition?
    Sagot: Hindi. Hindi kailangan rehistrado ang trademark para makasuhan ng unfair competition. Ang mahalaga ay mapatunayan ang panlilinlang.

    Tanong 3: Ano ang pagkakaiba ng unfair competition at trademark infringement?
    Sagot: Ang trademark infringement ay tungkol sa hindi awtorisadong paggamit ng rehistradong trademark. Ang unfair competition ay tungkol sa panlilinlang sa publiko, kahit walang rehistradong trademark.

    Tanong 4: Anong klaseng danyos ang maaaring makuha sa kaso ng unfair competition?
    Sagot: Maaaring makakuha ng temperate damages (para sa hindi matiyak na halaga ng perwisyo), moral damages (para sa emotional distress), exemplary damages (para magsilbing aral), attorney’s fees, at costs of suit.

    Tanong 5: Paano ko mapoprotektahan ang negosyo ko laban sa unfair competition?
    Sagot: Rehistro ang iyong trademark. Magmonitor ng merkado para sa mga pekeng produkto. Magtipon ng ebidensya kung may makita kang unfair competition. Kumunsulta sa abogado.

    Tanong 6: Ano ang dapat kong gawin kung nakabili ako ng pekeng produkto?
    Sagot: Huwag gamitin ang produkto kung kahina-hinala. Subukang ibalik sa pinagbilhan. Magreklamo sa DTI o sa kumpanya ng orihinal na produkto.

    Eksperto ang ASG Law sa Intellectual Property Rights at handang tumulong sa inyo sa mga usapin ng unfair competition at trademark. Kung kayo ay nangangailangan ng legal na representasyon o konsultasyon, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin. Magpadala ng email sa hello@asglawpartners.com o mag-contact dito para sa inyong konsultasyon. Protektahan ang inyong negosyo, kumonsulta sa ASG Law!




    Source: Supreme Court E-Library

    This page was dynamically generated

    by the E-Library Content Management System (E-LibCMS)

  • Unfair Competition sa Pilipinas: Paano Protektahan ang Iyong Negosyo Mula sa Mandaraya na Kompetisyon

    Paglabag sa Artikulo 28 ng Civil Code: Batas Laban sa Unfair Competition

    G.R. No. 195549, September 03, 2014

    Sa mundo ng negosyo, ang kompetisyon ay natural at inaasahan. Ngunit, may mga pagkakataon kung saan ang kompetisyon ay nagiging ‘unfair’ o mandaraya, na nagdudulot ng pinsala sa ibang negosyo. Ang kasong Willaware Products Corporation v. Jesichris Manufacturing Corporation ay nagbibigay linaw sa kung ano ang maituturing na unfair competition sa ilalim ng batas Pilipino, partikular na sa Artikulo 28 ng Civil Code. Ipinapakita ng kasong ito na kahit walang patent o copyright ang isang produkto, maaari pa ring maprotektahan ang isang negosyo laban sa mga gawaing mandaraya ng kakompetensya.

    Ano ang Unfair Competition sa Ibayong Kahulugan?

    Hindi lamang limitado sa mga kaso ng intellectual property ang saklaw ng unfair competition. Sa ilalim ng Artikulo 28 ng Civil Code, mas malawak ang kahulugan nito. Ito ay sumasaklaw sa anumang uri ng pandaraya, panlilinlang, o mapang-abusong pamamaraan na ginagamit ng isang negosyo para makalamang sa kompetisyon. Kasama rito ang pangongopya ng produkto, paninira sa reputasyon ng kalaban, o pagkuha ng mga empleyado at trade secrets ng kakompetensya. Mahalagang tandaan na ang layunin ng batas ay hindi pigilan ang kompetisyon mismo, kundi ang pigilan ang mga gawaing hindi patas at mandaraya sa kompetisyon.

    Ayon sa Artikulo 28 ng Civil Code:

    “Unfair competition in agricultural, commercial or industrial enterprises or in labor through the use of force, intimidation, deceit, machination or any other unjust, oppressive or high-handed method shall give rise to a right of action by the person who thereby suffers damage.”

    Ibig sabihin, kung ikaw ay nalugi dahil sa unfair competition, may karapatan kang magsampa ng kaso para mabayaran ang danyos na natamo mo.

    Ang Kwento ng Kaso: Willaware vs. Jesichris

    Ang Jesichris Manufacturing Corporation ay isang kumpanya na gumagawa ng plastic automotive parts mula pa noong 1992. Ang Willaware Products Corporation naman ay dating gumagawa lamang ng kitchenware. Magkalapit ang kanilang mga opisina, at ilang empleyado ng Jesichris ang lumipat sa Willaware.

    Sometime noong November 2000, natuklasan ng Jesichris na ang Willaware ay gumagawa at nagbebenta na rin ng plastic automotive parts na halos kapareho ng kanilang produkto. Pareho ang disenyo, materyales, at kulay, ngunit mas mura ang presyo ng Willaware. Pati mga customer ng Jesichris ay pinupuntirya rin ng Willaware.

    Dahil dito, nagsampa ng kaso ang Jesichris laban sa Willaware sa Regional Trial Court (RTC) para sa unfair competition. Ayon sa Jesichris, kinopya ng Willaware ang kanilang produkto at gumamit pa ng dating empleyado nila para malaman ang kanilang mga sikreto sa negosyo.

    Sa RTC, nanalo ang Jesichris. Pinatunayan nila na sadyang kinopya ng Willaware ang kanilang mga produkto at gumawa ng mga hakbang para makalamang sa negosyo. Inutusan ng RTC ang Willaware na magbayad ng danyos at pinagbawalan na gumawa ng kaparehong plastic automotive parts.

    Hindi sumang-ayon ang Willaware at umapela sa Court of Appeals (CA). Sabi nila, hindi raw unfair competition ang ginawa nila dahil wala namang patent o copyright ang plastic automotive parts ng Jesichris. Dagdag pa nila, hindi rin daw nila niloko o ginamit ang dating empleyado ng Jesichris para makakuha ng trade secrets.

    Ngunit, pinagtibay ng CA ang desisyon ng RTC, bagamat binawasan ang actual damages at pinalitan ng nominal damages. Ayon sa CA, kahit walang intellectual property rights, may unfair competition pa rin dahil lumabag ang Willaware sa Artikulo 28 ng Civil Code. Sadyang mandaraya ang ginawa ng Willaware para makipagkompetensya sa Jesichris.

    Hindi pa rin nagpatinag ang Willaware at umakyat sa Korte Suprema. Ngunit, muling kinatigan ng Korte Suprema ang Jesichris. Ayon sa Korte Suprema, malinaw na unfair competition ang ginawa ng Willaware.

    Ito ang ilan sa mga importanteng punto sa desisyon ng Korte Suprema:

    • Parehong negosyo ang Jesichris at Willaware na gumagawa ng plastic automotive parts, kaya sila ay magkaribal sa negosyo.
    • Ang Willaware ay gumamit ng “contrary to good conscience” na pamamaraan. In-hire nila ang dating empleyado ng Jesichris, kinopya ang produkto, at binenta ito sa mga customer ng Jesichris.
    • Ayon sa Korte Suprema, “the acts of the petitioner were clearly ‘contrary to good conscience’ as petitioner admitted having employed respondent’s former employees, deliberately copied respondent’s products and even went to the extent of selling these products to respondent’s customers.”
    • Ipinakita rin na ang Willaware ay dating kitchenware ang negosyo bago biglang lumipat sa plastic automotive parts, at ginawa ito matapos nilang i-hire ang dating empleyado ng Jesichris. Ipinahihiwatig nito na sadyang ginaya ng Willaware ang Jesichris para makipagkompetensya.
    • Ayon pa sa Korte Suprema, “Thus, it is evident that petitioner is engaged in unfair competition as shown by his act of suddenly shifting his business from manufacturing kitchenware to plastic-made automotive parts; his luring the employees of the respondent to transfer to his employ and trying to discover the trade secrets of the respondent.”

    Ano ang Ibig Sabihin Nito para sa Iyo?

    Ang kasong Willaware v. Jesichris ay nagpapakita na hindi porke walang patent o copyright ang isang produkto ay maaari na itong basta-basta kopyahin ng iba. Pinoprotektahan ng Artikulo 28 ng Civil Code ang mga negosyo laban sa unfair competition, kahit hindi sakop ng intellectual property laws ang produkto o serbisyo.

    Kung ikaw ay negosyante, mahalagang malaman mo ang mga sumusunod:

    • **Protektahan ang iyong trade secrets.** Huwag basta-basta magtiwala sa mga empleyado, lalo na kung sila ay may access sa mga confidential information ng iyong negosyo.
    • **Iwasan ang pangongopya ng produkto ng iba.** Kung gusto mong makipagkompetensya, gawin ito sa patas na paraan. Mag-innovate at gumawa ng sarili mong produkto o serbisyo.
    • **Maging maingat sa pag-hire ng mga empleyado mula sa kakompetensya.** Siguraduhin na hindi sila magdadala ng trade secrets o confidential information mula sa kanilang dating employer.
    • **Kung ikaw ay nalugi dahil sa unfair competition, kumunsulta agad sa abogado.** May karapatan kang magsampa ng kaso para mabayaran ang danyos na natamo mo.

    Key Lessons Mula sa Kaso Willaware v. Jesichris:

    • Ang unfair competition ay hindi lamang tungkol sa paglabag sa intellectual property rights.
    • Saklaw ng Artikulo 28 ng Civil Code ang mga gawaing “contrary to good conscience” sa kompetisyon.
    • Maaaring kasuhan ang isang negosyo kahit hindi patentado o copyrighted ang produkto kung mapatunayang mandaraya ang paraan ng kompetisyon nito.
    • Mahalaga ang good faith at fair dealing sa negosyo.

    Frequently Asked Questions (FAQs) Tungkol sa Unfair Competition

    1. Ano ang kaibahan ng unfair competition sa ordinaryong kompetisyon?

    Ang ordinaryong kompetisyon ay patas at legal. Ang unfair competition ay gumagamit ng mandaraya, mapang-abuso, o hindi makatarungang pamamaraan para makalamang sa negosyo.

    2. Kailangan bang patentado o copyrighted ang produkto para masabing may unfair competition?

    Hindi. Saklaw ng Artikulo 28 ng Civil Code ang unfair competition kahit walang intellectual property rights ang produkto.

    3. Ano ang mga halimbawa ng unfair competition?

    Ilan sa mga halimbawa ay ang pangongopya ng produkto, paninira sa reputasyon ng kakompetensya, pagkuha ng trade secrets, bribery ng empleyado, at iba pang mapandaya o mapang-abusong pamamaraan.

    4. Ano ang dapat kong gawin kung sa tingin ko ay biktima ako ng unfair competition?

    Kumunsulta agad sa abogado para masuri ang iyong kaso at malaman ang iyong mga legal na opsyon. Maaari kang magsampa ng kaso para mabayaran ang danyos at mapigilan ang unfair competition.

    5. Magkano ang maaaring makuha bilang danyos sa kaso ng unfair competition?

    Depende sa kaso. Maaaring makuha ang actual damages (totoong lugi), nominal damages (para kilalanin ang karapatan), exemplary damages (para magsilbing aral), at attorney’s fees.

    Naranasan mo na ba ang unfair competition sa iyong negosyo? Huwag mag-atubiling humingi ng tulong legal. Ang ASG Law ay eksperto sa usapin ng unfair competition at handang tumulong sa iyo na protektahan ang iyong negosyo. Makipag-ugnayan sa amin para sa konsultasyon. Magpadala ng email sa hello@asglawpartners.com o kontakin kami dito.


    Source: Supreme Court E-Library
    This page was dynamically generated
    by the E-Library Content Management System (E-LibCMS)

  • Proteksyon sa Trademark: Kailan Hindi Sapat ang Goodwill? – Pagsusuri sa Kaso ng Shang Properties vs. St. Francis

    Aral Mula sa Kaso: Hindi Awtomatiko ang Proteksyon sa Trademark Kahit May ‘Goodwill’ na

    [G.R. No. 190706, July 21, 2014] SHANG PROPERTIES REALTY CORPORATION (FORMERLY THE SHANG GRAND TOWER CORPORATION) AND SHANG PROPERTIES, INC. (FORMERLY EDSA PROPERTIES HOLDINGS, INC.), PETITIONERS, VS. ST. FRANCIS DEVELOPMENT CORPORATION, RESPONDENT.

    Sa mundo ng negosyo, mahalaga ang pangalan at marka. Ito ang nagpapakilala sa iyong produkto o serbisyo at nagbibigay ng tiwala sa mga konsyumer. Ngunit paano kung ang markang ginagamit mo ay naglalarawan lamang ng lugar? Mapoprotektahan ba ito laban sa pang-aagaw ng iba? Ang kaso ng Shang Properties Realty Corporation laban sa St. Francis Development Corporation ay nagbibigay-linaw sa tanong na ito, at nagtuturo ng mahalagang aral tungkol sa proteksyon ng trademark sa Pilipinas.

    Introduksyon: Ang Laban Para sa Pangalang ‘St. Francis’ sa Ortigas

    Isipin mo na nagtatayo ka ng negosyo sa isang sikat na lugar tulad ng Ortigas Center. Pinangalanan mo itong ‘St. Francis Square’ dahil malapit ito sa St. Francis Street. Sa paglipas ng panahon, nakilala ang pangalan mo at nagkaroon ka ng mga loyal na kliyente. Bigla na lang, may ibang developer na gumamit din ng ‘St. Francis’ sa kanilang proyekto sa parehong lugar. Magagalit ka, di ba? Ito ang sentro ng kaso sa pagitan ng St. Francis Development Corporation (SFDC) at Shang Properties Realty Corporation (SPRC).

    Nagsimula ang lahat nang magreklamo ang SFDC laban sa SPRC dahil sa paggamit ng mga markang ‘THE ST. FRANCIS TOWERS’ at ‘THE ST. FRANCIS SHANGRI-LA PLACE.’ Ayon sa SFDC, unfair competition daw ito dahil matagal na nilang ginagamit ang ‘ST. FRANCIS’ sa kanilang mga proyekto sa Ortigas, at kilala na sila sa pangalang ito. Ang pangunahing tanong sa kaso ay: Maituturing bang unfair competition ang paggamit ng ‘ST. FRANCIS’ ng Shang Properties, at may eksklusibong karapatan ba ang St. Francis Development Corporation sa markang ito?

    Legal na Batayan: Unfair Competition at Geographically Descriptive Marks

    Para mas maintindihan ang kaso, mahalagang alamin ang legal na konteksto nito. Nakasaad sa Section 168 ng Intellectual Property Code of the Philippines (IP Code) ang tungkol sa unfair competition. Ayon dito, may proteksyon ang ‘goodwill’ ng isang negosyo, kahit hindi rehistrado ang marka. Ang unfair competition ay nangyayari kapag ginamit ng isang negosyante ang marka o pangalan ng iba para makalamang, at malinlang ang publiko.

    Sabi nga sa Section 168.2 ng IP Code:

    “[a]ny person who shall employ deception or any other means contrary to good faith by which he shall pass off the goods manufactured by him or in which he deals, or his business, or services for those of the one having established such goodwill, or who shall commit any acts calculated to produce said result x x x.”

    Ang susi dito ay ang ‘deception’ o panlilinlang. Kailangan mapatunayan na sinadya ng gumagamit ng marka na lituhin ang publiko at ipagpanggap na produkto o serbisyo niya ang galing sa ibang negosyo na may ‘goodwill’ na.

    Pero may isa pang mahalagang konsepto dito: ang ‘geographically descriptive marks.’ Ito ay mga markang naglalarawan lamang ng lugar kung saan gawa o matatagpuan ang produkto o serbisyo. Halimbawa, ang ‘Ortigas Coffee Shop’ para sa coffee shop sa Ortigas. Ayon sa Section 123.1(j) ng IP Code, hindi maaaring irehistro ang markang geographically descriptive maliban na lang kung napatunayan na nagkaroon ito ng ‘secondary meaning.’

    Sabi ng Section 123.1(j) ng IP Code:

    SEC. 123. Registrability. –

    123.1 A mark cannot be registered if it:

    x x x x

    (j) Consists exclusively of signs or of indications that may serve in trade to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, time or production of the goods or rendering of the services, or other characteristics of the goods or services; (Emphasis supplied)

    Ang ‘secondary meaning’ ay nangangahulugan na kahit geographically descriptive ang marka, nakilala na ito ng publiko bilang pagkakakilanlan ng isang partikular na negosyo o produkto, hindi lang basta lugar. Kailangan mapatunayan ang ‘substantial commercial use’ at ‘distinctiveness’ sa loob ng limang taon para masabing may secondary meaning ang marka.

    Ang Kwento ng Kaso: Mula IPO Hanggang Korte Suprema

    Nagsimula ang laban sa Intellectual Property Office (IPO). Nagreklamo ang SFDC laban sa SPRC sa Bureau of Legal Affairs (BLA) ng IPO. Hinati ang kaso sa tatlo: IPV Case para sa unfair competition, at dalawang Inter Partes Cases para sa pagtutol sa registration ng ‘THE ST. FRANCIS TOWERS’ at ‘THE ST. FRANCIS SHANGRI-LA PLACE’ marks.

    Sa desisyon ng BLA, pinaboran ang SFDC sa unfair competition case para sa ‘THE ST. FRANCIS TOWERS’ mark, pero hindi sa ‘THE ST. FRANCIS SHANGRI-LA PLACE.’ Pinayagan naman ng BLA ang registration ng ‘THE ST. FRANCIS SHANGRI-LA PLACE’ mark. Sa registration case naman ng ‘THE ST. FRANCIS TOWERS,’ tinanggihan ang aplikasyon ng SPRC.

    Umapela ang parehong partido sa desisyon sa unfair competition case sa IPO Director-General. Umapela rin ang SPRC sa registration case ng ‘THE ST. FRANCIS TOWERS.’ Pinagsama ang mga apela. Sa desisyon ng IPO Director-General, binaliktad ang desisyon ng BLA sa unfair competition case para sa ‘THE ST. FRANCIS TOWERS.’ Ayon sa Director-General, geographically descriptive ang ‘ST. FRANCIS’ at hindi maaaring magkaroon ng eksklusibong karapatan dito ang SFDC.

    Hindi sumang-ayon ang SFDC at umapela sa Court of Appeals (CA). Binaliktad ng CA ang desisyon ng IPO Director-General. Pinaboran ng CA ang SFDC at sinabing guilty ang SPRC sa unfair competition sa parehong ‘THE ST. FRANCIS TOWERS’ at ‘THE ST. FRANCIS SHANGRI-LA PLACE’ marks. Sinabi ng CA na kahit geographically descriptive ang ‘ST. FRANCIS,’ may ‘secondary meaning’ na ito dahil matagal na itong ginagamit ng SFDC.

    Hindi rin nagpatalo ang SPRC at umakyat sa Korte Suprema. Dito na binaliktad ng Korte Suprema ang desisyon ng CA at pinanigan ang IPO Director-General. Ayon sa Korte Suprema, walang unfair competition. Sabi ng Korte Suprema:

    “Here, the Court finds the element of fraud to be wanting; hence, there can be no unfair competition. The CA’s contrary conclusion was faultily premised on its impression that respondent had the right to the exclusive use of the mark “ST. FRANCIS,” for which the latter had purportedly established considerable goodwill. What the CA appears to have disregarded or been mistaken in its disquisition, however, is the geographically-descriptive nature of the mark “ST. FRANCIS” which thus bars its exclusive appropriability, unless a secondary meaning is acquired.”

    Binigyang-diin ng Korte Suprema na geographically descriptive ang ‘ST. FRANCIS’ dahil sa lokasyon nito sa Ortigas. Kailangan daw patunayan ng SFDC na nagkaroon ng ‘secondary meaning’ ang marka nila, at hindi nila ito napatunayan. Wala rin daw ebidensya ng panlilinlang o intensyon ng SPRC na lituhin ang publiko.

    Dagdag pa ng Korte Suprema:

    “In fact, even on the assumption that secondary meaning had been acquired, said finding only accords respondents protectional qualification under Section 168.1 of the IP Code as above quoted. Again, this does not automatically trigger the concurrence of the fraud element required under Section 168.2 of the IP Code, as exemplified by the acts mentioned in Section 168.3 of the same. Ultimately, as earlier stated, there can be no unfair competition without this element.”

    Kaya naman, pinawalang-sala ng Korte Suprema ang Shang Properties sa kasong unfair competition.

    Praktikal na Implikasyon: Ano ang Dapat Mong Malaman?

    Ano ang mga aral na mapupulot natin mula sa kasong ito? Una, hindi sapat ang ‘goodwill’ para maprotektahan ang geographically descriptive mark laban sa unfair competition. Kailangan mapatunayan ang ‘secondary meaning’ para magkaroon ng eksklusibong karapatan dito.

    Pangalawa, kailangan ang elemento ng ‘fraud’ o panlilinlang para masabing may unfair competition. Hindi sapat na magkapareho lang ang marka o magkalapit ang negosyo. Kailangan mapatunayan na sinadya ng gumagamit ng marka na lituhin ang publiko at ipagpanggap na produkto o serbisyo niya ang galing sa ibang negosyo.

    Pangatlo, kung geographically descriptive ang marka mo, mas mahirap itong protektahan. Maaaring mas mainam na gumamit ng mas distinctive na marka para sa iyong negosyo.

    Mga Mahalagang Aral:

    • **Hindi Awtomatiko ang Proteksyon:** Hindi porke matagal mo nang ginagamit ang isang marka at kilala na ito, protektado ka na agad laban sa unfair competition, lalo na kung geographically descriptive ito.
    • **Patunayan ang Secondary Meaning:** Kung geographically descriptive ang marka mo, kailangan mong patunayan na nagkaroon ito ng ‘secondary meaning’ para magkaroon ng mas malakas na proteksyon.
    • **Fraud ang Susi sa Unfair Competition:** Kailangan mapatunayan ang panlilinlang o intensyon na lituhin ang publiko para masabing may unfair competition.
    • **Pumili ng Distinctive na Marka:** Iwasan ang geographically descriptive marks kung gusto mo ng mas madaling proteksyon sa iyong brand.

    Mga Madalas Itanong (FAQs)

    Tanong 1: Ano ang geographically descriptive mark?
    Sagot: Ito ay marka na naglalarawan lamang ng lugar kung saan gawa o matatagpuan ang produkto o serbisyo, tulad ng pangalan ng siyudad, probinsya, o kalye.

    Tanong 2: Ano ang secondary meaning?
    Sagot: Ito ay kapag ang geographically descriptive mark ay nakilala na ng publiko hindi lang basta lugar, kundi bilang pagkakakilanlan ng isang partikular na negosyo o produkto.

    Tanong 3: Paano mapapatunayan ang secondary meaning?
    Sagot: Kailangan ng ebidensya ng ‘substantial commercial use’ ng marka sa loob ng limang taon, at patunay na nakilala na ito ng publiko bilang pagkakakilanlan ng iyong negosyo.

    Tanong 4: Ano ang unfair competition?
    Sagot: Ito ay kapag ginamit ng isang negosyante ang marka o pangalan ng iba para makalamang, at malinlang ang publiko, na nagdudulot ng pinsala sa ‘goodwill’ ng unang negosyante.

    Tanong 5: Ano ang dapat kong gawin kung geographically descriptive ang marka ko?
    Sagot: Sikaping patunayan ang ‘secondary meaning’ sa pamamagitan ng pagdokumenta ng iyong commercial use at pagkuha ng ebidensya na nakilala na ng publiko ang iyong marka bilang pagkakakilanlan ng iyong negosyo. Mas mainam din na magkonsidera ng mas distinctive na marka para sa hinaharap.

    Tanong 6: Kailangan ko ba ng abogado para sa trademark at unfair competition issues?
    Sagot: Oo, lalo na kung komplikado ang sitwasyon. Makakatulong ang abogado para mas maintindihan mo ang iyong mga karapatan at obligasyon, at para mabigyan ka ng legal na payo at representasyon.

    Eksperto ang ASG Law sa Intellectual Property at Trademark Law. Kung may katanungan ka tungkol sa proteksyon ng iyong marka o kung nahaharap ka sa kaso ng unfair competition, huwag mag-atubiling kumonsulta sa amin. Maaari kang mag-email sa amin sa hello@asglawpartners.com o makipag-ugnayan dito para sa konsultasyon. Handa kaming tumulong sa iyo!