Pagkilala sa Tunay na May-ari ng Trademark: Mahalaga sa Pagpaparehistro

[ G.R. No. 185830, June 05, 2013 ] ECOLE DE CUISINE MANILLE (CORDON BLEU OF THE PHILIPPINES), INC., PETITIONER, VS. RENAUIL COINTREAU & CIE AND LE CORDON BLEU INT’L., B.V., RESPONDENTS.

Naranasan mo na ba na gamitin ang pangalan ng isang produkto o serbisyo na kilala na pala ng iba? Sa mundo ng negosyo, mahalaga na protektahan ang iyong brand o tatak. Ang kaso ng Ecole de Cuisine Manille (Cordon Bleu of the Philippines), Inc. v. Renaud Cointreau & Cie and Le Cordon Bleu Int’l., B.V. ay nagtuturo sa atin ng mahalagang aral tungkol sa pagmamay-ari at pagpaparehistro ng trademark sa Pilipinas. Ipinapakita nito kung paano binibigyang-diin ng Korte Suprema ang pagkilala sa tunay na may-ari ng isang marka, lalo na kung ito ay kilala na sa ibang bansa, kahit pa may gumagamit nito sa Pilipinas.

Ang Batas at ang Trademark sa Pilipinas

Ano nga ba ang trademark at bakit ito mahalaga? Sa simpleng salita, ang trademark ay ang pangalan, logo, o simbolo na ginagamit mo para makilala ang iyong produkto o serbisyo mula sa iba. Mahalaga ito dahil pinoprotektahan nito ang iyong brand at pinipigilan ang iba na gamitin ang iyong marka na maaaring makalito sa publiko.

Noong panahon ng kasong ito, ang batas na umiiral ay ang Republic Act No. 166 (R.A. No. 166), o ang Trademark Law. Ayon sa Seksyon 2 ng R.A. No. 166, kailangan mong maging may-ari ng trademark at gamitin ito sa komersyo sa Pilipinas nang hindi bababa sa dalawang buwan bago ka makapagparehistro. Sabi nga sa batas:

“Section 2. What are registrable. — Trademarks, trade names and service marks owned by persons, corporations, partnerships or associations domiciled in the Philippines and by persons, corporations, partnerships or associations domiciled in any foreign country may be registered in accordance with the provisions of this Act: Provided, That said trademarks, trade names, or service marks are actually in use in commerce and services not less than two months in the Philippines before the time the applications for registration are filed…”

Ngunit paano nga ba nagiging may-ari ng trademark? Ayon sa Seksyon 2-A ng parehong batas, ang pagmamay-ari ay nakukuha sa pamamagitan ng aktuwal na paggamit nito sa komersyo. Mahalaga rin na ang marka ay hindi pa inaangkin ng iba. Hindi rin kailangan na ang aktuwal na paggamit ay sa Pilipinas mismo.

Bukod dito, mahalaga rin ang Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention). Ang Pilipinas at France, ang bansa ng respondent na Cointreau, ay parehong kasapi nito. Ayon sa Article 6bis ng Paris Convention, obligasyon ng mga kasaping bansa na protektahan ang mga well-known marks, kahit hindi pa rehistrado, laban sa paggamit o pagpaparehistro ng mga markang nakakalito. Sabi sa Article 6bis:

“(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods…”

Ibig sabihin, kahit hindi rehistrado ang trademark sa Pilipinas, kung ito ay kilala na sa ibang bansa na kasapi ng Paris Convention, maaaring protektahan pa rin ito dito.

Ang Kwento ng Kaso: Ecole de Cuisine Manille vs. Cointreau

Nagsimula ang kwento noong 1990 nang mag-apply ang Cointreau, isang kompanya mula sa France, para mairehistro ang trademark na “LE CORDON BLEU & DEVICE” sa Pilipinas. Ang Cointreau ay kilala sa buong mundo dahil sa kanilang culinary school na Le Cordon Bleu, na itinatag pa noong 1895 sa Paris, France.

Umangal naman ang Ecole de Cuisine Manille (Ecole), isang paaralan ng pagluluto sa Pilipinas na gumagamit din ng pangalang “LE CORDON BLEU, ECOLE DE CUISINE MANILLE” simula pa noong 1948. Ayon sa Ecole, sila ang unang gumamit ng marka sa Pilipinas at maaaring malito ang publiko kung mairehistro ang marka ng Cointreau.

Depensa naman ng Cointreau, sila ang tunay na may-ari ng markang “LE CORDON BLEU” dahil matagal na nila itong ginagamit sa kanilang paaralan sa Paris. Binanggit pa nila na ang direktora ng Ecole mismo ay nag-aral pa sa Le Cordon Bleu sa Paris!

Dumaan ang kaso sa iba’t ibang antas:

1. Bureau of Legal Affairs (BLA) ng Intellectual Property Office (IPO): Pumabor sa Ecole. Ayon sa BLA, hindi sapat ang ebidensya ng Cointreau na ginamit nila ang marka sa Pilipinas. Binigyang-diin nila na ang paggamit ng trademark ay dapat sa Pilipinas mismo.
2. IPO Director General: Binaliktad ang desisyon ng BLA. Ayon sa Director General, ang Cointreau ang tunay na may-ari ng marka dahil sila ang unang gumamit nito sa mundo. Hindi rin daw maipaliwanag ng Ecole kung paano nila nakuha ang pangalang “LE CORDON BLEU”.
3. Court of Appeals (CA): Kinatigan ang desisyon ng IPO Director General. Ayon sa CA, ang Cointreau ang may karapatang magparehistro dahil sila ang unang nagparehistro sa kanilang bansa at kilala ang kanilang marka sa buong mundo. Dagdag pa ng CA, hindi rin daw masasabing bad faith ang paggamit ng Ecole ng marka dahil wala naman silang rehistro noon.
4. Korte Suprema: Kinatigan ang desisyon ng Court of Appeals. Ayon sa Korte Suprema, tama ang CA at IPO Director General. Ang Cointreau ang tunay na may-ari ng markang “LE CORDON BLEU” at may karapatan silang iparehistro ito sa Pilipinas.

Sabi ng Korte Suprema:

“It is thus clear that at the time Ecole started using the subject mark, the same was already being used by Cointreau, albeit abroad, of which Ecole’s directress was fully aware, being an alumna of the latter’s culinary school in Paris, France. Hence, Ecole cannot claim any tinge of ownership whatsoever over the subject mark as Cointreau is the true and lawful owner thereof.”

Ibig sabihin, kahit naunang ginamit ng Ecole ang marka sa Pilipinas, hindi sila ang tunay na may-ari dahil alam nilang kilala na ito sa ibang bansa at ginagamit na ng Cointreau. Hindi rin daw maituturing na valid appropriation ang ginawa ng Ecole.

Ano ang Aral sa Kaso na Ito?

Ang kasong ito ay nagbibigay ng ilang mahahalagang aral, lalo na sa mga negosyante:

• Pagiging Unang Gumagamit Hindi Laging Sapat: Hindi porke nauna kang gumamit ng marka sa Pilipinas ay ikaw na ang tunay na may-ari. Mahalaga kung sino ang unang nag-develop at gumamit ng marka sa buong mundo, lalo na kung ito ay kilala na.
• Importansya ng Pagpaparehistro: Bagama’t hindi nakapagparehistro agad ang Cointreau sa Pilipinas, nakatulong ang kanilang rehistro sa France at ang Paris Convention para maprotektahan ang kanilang marka dito. Mas mainam na magparehistro agad ng trademark para mas malakas ang proteksyon.
• Due Diligence Bago Gumamit ng Marka: Bago gamitin ang isang pangalan o logo para sa iyong negosyo, mag-imbestiga muna kung may gumagamit na nito, lalo na sa ibang bansa. Iwasan ang paggamit ng markang kilala na ng iba para hindi ka mapahamak sa kaso.
• Proteksyon sa Well-Known Marks: Pinoprotektahan ng batas ang mga markang kilala sa buong mundo, kahit hindi pa rehistrado sa Pilipinas. Ito ay para maiwasan ang pangloloko at pang-aabuso sa mga kilalang brand.

Mahalagang Aral Mula sa Kaso ng Cordon Bleu:

• Kilalanin ang tunay na pinagmulan ng trademark.
• Magsagawa ng trademark search bago gamitin ang isang marka.
• Magparehistro ng trademark para sa proteksyon.
• Sumangguni sa abogado para sa trademark registration at proteksyon.

Mga Madalas Itanong (FAQs) Tungkol sa Trademark Registration

Tanong 1: Kailangan ko bang irehistro ang aking trademark?
Sagot: Hindi obligado, pero makakatulong ito para maprotektahan ang iyong brand at maiwasan ang problema sa hinaharap.

Tanong 2: Gaano katagal ang proseso ng pagpaparehistro ng trademark?
Sagot: Karaniwan, umaabot ng 1-2 taon o higit pa, depende sa proseso sa IPO.

Tanong 3: Ano ang mangyayari kung hindi ako nagparehistro ng trademark at ginamit ito ng iba?
Sagot: Maaaring mahirapan kang pigilan sila, lalo na kung sila ang unang nagparehistro nito.

Tanong 4: Maaari bang mairehistro ang trademark ko kahit ginagamit na ito sa ibang bansa?
Sagot: Maaari, lalo na kung ikaw ang tunay na may-ari at kilala ang marka sa ibang bansa, tulad ng sa kaso ng Cordon Bleu.

Tanong 5: Ano ang Paris Convention at bakit ito mahalaga sa trademark registration sa Pilipinas?
Sagot: Ito ay isang internasyonal na kasunduan na nagpoprotekta sa intellectual property rights, kabilang ang trademarks. Dahil kasapi ang Pilipinas dito, obligasyon nating protektahan ang mga well-known marks mula sa ibang kasaping bansa.

Tanong 6: Kung may gumagamit ng trademark ko nang walang pahintulot, ano ang dapat kong gawin?
Sagot: Kumunsulta agad sa abogado para mapadalhan sila ng cease and desist letter at masampahan ng kaso kung kinakailangan.

Tanong 7: Ano ang pagkakaiba ng trademark, trade name, at service mark?
Sagot: Ang trademark ay para sa produkto, ang trade name ay pangalan ng negosyo, at ang service mark ay para sa serbisyo.

Tanong 8: Maaari bang mairehistro ang isang salita na deskriptibo sa produkto o serbisyo?
Sagot: Karaniwan, hindi. Dapat ang trademark ay distinctive o kakaiba.

Tanong 9: Ano ang renewal ng trademark?
Sagot: Ang rehistro ng trademark ay may bisa ng 10 taon at kailangang i-renew bago ito mag-expire para patuloy itong maprotektahan.

Tanong 10: Magkano ang magagastos sa pagpaparehistro ng trademark?
Sagot: Nagkakaiba depende sa abogado at sa mga bayarin sa IPO, ngunit mahalaga itong investment para sa proteksyon ng iyong negosyo.

Nais mo bang protektahan ang iyong brand? Ang ASG Law ay eksperto sa Intellectual Property Law at handang tumulong sa iyo sa pagpaparehistro at proteksyon ng iyong trademark. Huwag mag-atubiling kumonsulta sa amin. Magpadala ng email sa hello@asglawpartners.com o makipag-ugnayan dito para sa konsultasyon.