ASG Law

Tag: Colorable Imitation

  • Proteksyon ng Trademark: Pagkakahawig ng Marka at Panganib sa mga Mamimili

    Sa desisyon ng Korte Suprema, ipinagkaloob ang petisyon ni Levi Strauss & Co. at kinansela ang Trademark Registration No. 53918 para sa markang “LIVE’S”. Napagdesisyunan na ang markang “LIVE’S” ay nakakalito at kahawig ng markang “LEVI’S”, kaya’t maaaring magdulot ng kalituhan sa mga mamimili. Ang pasyang ito ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng proteksyon ng trademark at ang pangangailangan na protektahan ang mga mamimili mula sa posibleng pagkalito at panlilinlang.

    Pagkakahawig ng Marka: Kalituhan nga ba sa mga Mamimili?

    Pinagdedebatihan sa kasong ito kung dapat bang kanselahin ang trademark na “LIVE’S” dahil umano sa pagkakahawig nito sa rehistradong trademark na “LEVI’S”. Ang Levi Strauss & Co. ay kilalang may-ari ng trademark na “LEVI’S” simula pa noong 1946. Sa kabilang banda, si Antonio Sevilla ang nagparehistro ng trademark na “LIVE’S”. Iginiit ng Levi Strauss na ang “LIVE’S” ay maaaring magdulot ng kalituhan sa mga mamimili dahil sa pagkakahawig ng mga letra at tunog sa “LEVI’S”.

    Sa pagdinig sa Intellectual Property Office (IPO), unang ibinasura ang petisyon para sa pagkansela ng trademark. Sinang-ayunan din ito ng IPO Director General. Ayon sa kanila, walang nakikitang pagkakahawig na maaaring magdulot ng kalituhan. Umapela ang Levi Strauss sa Court of Appeals (CA), ngunit ibinasura rin ito dahil umano sa usapin ng “mootness” at “res judicata” dahil na rin sa epekto umano ng dating kaso na G.R. No. 162311. Dahil dito, umakyat ang kaso sa Korte Suprema upang muling suriin.

    Nagsagawa ng sariling pagsusuri ang Korte Suprema at pinawalang-bisa ang desisyon ng Court of Appeals. Ayon sa Korte, hindi maaaring gamitin ang prinsipyong “res judicata” dahil ang G.R. No. 162311 ay isang kasong kriminal na ibinasura dahil sa kawalan ng probable cause at hindi desisyon na may kinalaman sa trademark mismo. Hindi rin maaaring sabihin na moot na ang kaso dahil ang trademark na “LIVE’S” ay may bisa pa rin.

    Ayon sa Korte Suprema, sa pagtukoy kung ang isang trademark ay kahawig ng isa pa, dapat isaalang-alang ang pangkalahatang impresyon sa isang ordinaryong mamimili. Kailangan tingnan ang visual, aural, at connotative na mga aspeto ng mga marka, pati na rin ang pangkalahatang impresyon nito sa merkado. Sa kasong ito, ginamit ng Korte Suprema ang Dominancy Test. Ayon sa pagsusuri, bagama’t hindi magkapareho ang baybay at bigkas, kapwa nagsisimula sa parehong letra ang mga marka, at may parehong bilang ng letra na may apostrophe. Dagdag pa rito, napansin na ang mga produkto na may markang “LIVE’S” ay may pagkakahawig sa “LEVI’S” sa disenyo, kulay, at pagkakalatag.

    Bukod pa rito, ipinakita rin ang ebidensya na may mga pagkakataon na nagkamali ang mga mamimili dahil sa pagkakahawig ng mga marka. Ipinakita sa isinagawang survey na 86% ng mga kalahok ay iniugnay ang “LIVE’S” sa “LEVI’S”, at 90% ng mga kalahok ay binasa ang “LIVE’S” bilang “LEVI’S”. Base sa lahat ng ito, napagdesisyunan ng Korte Suprema na nakakalito at kahawig ng “LEVI’S” ang “LIVE’S”, kaya’t dapat itong kanselahin.

    Colorable imitation refers to such similarity in form, content, words, sound, meaning, special arrangement, or general appearance of the trademark or tradename with that of the other mark or tradename in their over-all presentation or in their essential, substantive and distinctive parts as would likely mislead or confuse persons in the ordinary course of purchasing the genuine article.

    Ang desisyon na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng proteksyon ng trademark upang maiwasan ang kalituhan sa mga mamimili. Kinakailangan na suriin ang bawat trademark hindi lamang sa teknikal na aspeto nito, kundi pati na rin sa pangkalahatang impresyon nito sa mga ordinaryong mamimili. Ito ay upang masiguro na hindi malilinlang ang publiko at mapangalagaan ang karapatan ng mga may-ari ng trademark.

    Ano ang pangunahing isyu sa kasong ito? Ang pangunahing isyu ay kung dapat bang kanselahin ang trademark na “LIVE’S” dahil sa pagkakahawig nito sa trademark na “LEVI’S”, na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga mamimili.
    Ano ang Dominancy Test? Ang Dominancy Test ay isang paraan ng pagsusuri kung ang isang trademark ay kahawig ng isa pa. Nakatuon ito sa kung ang mga nangingibabaw na elemento ng mga trademark ay maaaring magdulot ng kalituhan.
    Bakit ibinasura ng Court of Appeals ang kaso? Ibinasura ng Court of Appeals ang kaso dahil sa usapin ng “mootness” at “res judicata” dahil na rin sa epekto umano ng dating kaso na G.R. No. 162311.
    Bakit binaligtad ng Korte Suprema ang desisyon ng Court of Appeals? Binaligtad ng Korte Suprema ang desisyon ng Court of Appeals dahil hindi maaaring gamitin ang “res judicata” at ang kaso ay hindi “moot”. Nagsagawa ang Korte ng sariling pagsusuri at natuklasan na ang “LIVE’S” ay kahawig ng “LEVI’S”.
    Ano ang colorable imitation? Ang colorable imitation ay tumutukoy sa pagkakahawig ng isang trademark sa isa pang trademark na maaaring makapanlinlang sa mga mamimili.
    Ano ang naging basehan ng Korte Suprema sa pagpabor sa Levi Strauss & Co.? Naging basehan ng Korte Suprema ang Dominancy Test at ang resulta ng survey na nagpapakita na ang mga mamimili ay nagkakamali dahil sa pagkakahawig ng mga marka.
    Ano ang kahalagahan ng desisyon na ito? Nagpapakita ang desisyon na ito ng kahalagahan ng proteksyon ng trademark at pangangalaga sa mga mamimili mula sa kalituhan at panlilinlang.
    Ano ang implikasyon ng pagkakakansela ng Trademark Registration No. 53918 para sa markang LIVE’S? Ang implikasyon ay hindi na maaaring gamitin ng dating may-ari ang nasabing marka para sa mga produkto dahil maaaring magdulot ito ng pagkalito sa mga mamimili.

    Para sa mga katanungan hinggil sa aplikasyon ng desisyong ito sa mga partikular na sitwasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa ASG Law sa pamamagitan ng contact o sa pamamagitan ng email sa frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: Ang pagsusuri na ito ay para lamang sa mga layuning pang-impormasyon at hindi bumubuo ng legal na payo. Para sa tiyak na legal na gabay na iniayon sa iyong sitwasyon, mangyaring kumunsulta sa isang kwalipikadong abogado.
    Pinagmulan: LEVI STRAUSS & CO. VS. ANTONIO SEVILLA AND ANTONIO L. GUEVARRA, G.R. No. 219744, March 01, 2021

  • Pagkakaiba sa Pagitan ng Markang ‘LOLANE’ at ‘ORLANE’: Pagpaparehistro ng Trademark at Pagkalito ng Publiko

    Sa desisyong ito, pinagtibay ng Korte Suprema na hindi maaaring hadlangan ang pagpaparehistro ng markang ‘LOLANE’ dahil hindi ito kahawig o nakakalito sa markang ‘ORLANE.’ Ang pagiging katunog o pagkakahawig ng isang trademark ay hindi sapat para hindi ito maaprubahan kung ang kabuuan ng marka, kasama ang anyo at pagbigkas, ay malinaw na naiiba at hindi maaaring magdulot ng pagkalito sa mga ordinaryong mamimili.

    Paano Nasungkit ang Tagumpay: Ang Trademark na ‘LOLANE’ Laban sa ‘ORLANE’

    Noong 2003, nag-apply si Seri Somboonsakdikul para irehistro ang markang ‘LOLANE’ para sa mga produktong personal care. Tinutulan ito ng Orlane S.A., dahil umano sa pagkakahawig nito sa kanilang markang ‘ORLANE’ na nairehistro na. Ayon sa Orlane S.A., ang ‘LOLANE’ ay maaaring magdulot ng pagkalito sa mga mamimili dahil sa pagkakahawig sa pagbigkas at anyo. Ipinagdiinan ng Orlane S.A. na matagal na nilang ginagamit ang markang ‘ORLANE’ at kilala na ito sa buong mundo.

    Ang pangunahing argumento ni Seri Somboonsakdikul ay hindi magkahawig ang dalawang marka, at malinaw na nakikilala ang ‘LOLANE’ dahil sa estilo ng pagkakasulat nito at sa paggamit ng mga karakter Thai sa produkto. Hindi sumang-ayon ang Bureau of Legal Affairs (BLA) ng Intellectual Property Office (IPO) at pinawalang-bisa ang aplikasyon ni Somboonsakdikul, ngunit nag-apela siya sa Court of Appeals (CA). Ipinagtibay ng CA ang desisyon ng IPO, na sinasabing may ‘colorable imitation’ o pagkakahawig na maaaring magdulot ng pagkalito.

    Ngunit, binawi ng Korte Suprema ang desisyon ng CA. Ayon sa Korte, walang sapat na basehan para sa pagtanggi sa aplikasyon ni Somboonsakdikul. Ipinaliwanag na sa ilalim ng Republic Act No. 8293 (Intellectual Property Code of the Philippines), hindi maaaring irehistro ang isang marka kung ito ay identikal o nakakalito sa isang naunang rehistradong marka para sa parehong uri ng produkto.

    Seksyon 123. Registrability. –
    123.1. A mark cannot be registered if it:
    x x x

    Ang pangunahing tanong ay kung ang ‘LOLANE’ ay nakakalito nga sa ‘ORLANE’. Ginamit ng Korte Suprema ang ‘dominancy test’, kung saan sinusuri ang nangingibabaw na bahagi ng marka. Napag-alaman na kahit pareho silang nagtatapos sa ‘LANE’, hindi ito sapat upang magdulot ng pagkalito. Ang pagbigkas sa ‘ORLANE’ (lalo na dahil sa pinagmulang French) ay naiiba sa ‘LOLANE’. Bukod pa rito, hindi napatunayan ng Orlane S.A. na ang ‘LANE’ ay eksklusibong nauugnay sa kanilang mga produkto. Nauna nang pinayagan ng IPO ang pagpaparehistro ng ‘GIN LANE’ para sa parehong uri ng produkto.

    Sinabi pa ng Korte na ang pagiging katunog ng dalawang marka ay hindi sapat para hindi ito maaprubahan kung ang kabuuan ng marka, kasama ang anyo at pagbigkas, ay malinaw na naiiba at hindi maaaring magdulot ng pagkalito sa mga ordinaryong mamimili. Idinagdag din ng Korte Suprema na hindi sapat ang pagkakaroon ng pagkakahawig; dapat na napatunayan na ang ganitong pagkakahawig ay magdudulot ng tunay na pagkalito sa mga mamimili.

    Binigyang-diin din ng Korte na hindi maaaring basta na lamang balewalain ang mga obserbasyon ng Trademark Examiner. Bagama’t hindi ito pinal, may bigat din ang kanyang opinyon. Dagdag pa rito, kahit na may pagkakatulad sa produkto, ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang marka ay sapat upang maiwasan ang pagkalito. Mahalaga ang masusing pagsusuri sa buong marka, hindi lamang sa isang bahagi nito. Kaya naman, ibinasura ng Korte Suprema ang desisyon ng CA at pinayagan ang pagpaparehistro ng markang ‘LOLANE’.

    Mahalagang tandaan na ang bawat kaso ng trademark ay natatangi at nakabatay sa mga partikular na katangian ng mga marka at produkto. Hindi sapat na mayroong pagkakahawig; dapat na patunayan na ang ganitong pagkakahawig ay magdudulot ng tunay na pagkalito sa mga mamimili.

    FAQs

    Ano ang pangunahing isyu sa kasong ito? Kung ang markang ‘LOLANE’ ay nakakalito sa markang ‘ORLANE’ at kung dapat bang payagan ang pagpaparehistro ng ‘LOLANE’.
    Ano ang ‘dominancy test’ na ginamit sa kaso? Ito ay isang paraan ng pagsusuri kung ang isang marka ay nakakalito sa isa pa sa pamamagitan ng pagtukoy sa nangingibabaw na bahagi ng marka.
    Bakit pinayagan ng Korte Suprema ang pagpaparehistro ng ‘LOLANE’? Dahil nakita ng Korte na ang ‘LOLANE’ ay hindi nakakalito sa ‘ORLANE’ dahil sa malinaw na pagkakaiba sa anyo at pagbigkas.
    Ano ang Republic Act No. 8293? Ito ang Intellectual Property Code of the Philippines, na nagtatakda ng mga patakaran sa pagpaparehistro ng trademark at iba pang uri ng intellectual property.
    Ano ang kahalagahan ng desisyong ito sa mga negosyante? Nagbibigay ito ng linaw sa kung paano sinusuri ang pagkakalito ng trademark at nagpapakita na hindi sapat ang pagkakahawig lamang para hadlangan ang pagpaparehistro.
    Ano ang dapat gawin ng isang negosyante bago mag-apply para sa trademark? Magpatupad ng masusing pagsasaliksik upang matiyak na ang marka ay hindi nakakalito sa anumang umiiral na marka.
    Ano ang epekto ng desisyong ito sa pagprotekta ng mga trademark? Pinagtibay nito ang kahalagahan ng pagsasaalang-alang sa buong marka at hindi lamang sa isang bahagi nito sa pagtukoy ng pagkakalito.
    Kailan sinasabing mayroong “colorable imitation”? Mayroong “colorable imitation” kapag mayroong pagkakahawig sa anyo, nilalaman, salita, tunog, kahulugan, espesyal na pag-aayos, o pangkalahatang anyo ng trademark o trade name sa kabuuan o sa mahahalaga at natatanging bahagi nito na maaaring magligaw o makalito sa mga mamimili.

    Sa pangkalahatan, ipinakita ng kasong ito na ang pagpaparehistro ng trademark ay hindi lamang nakabatay sa pagkakatunog o pagkakahawig, kundi sa kabuuang impresyon na nililikha ng marka sa mga mamimili. Dapat tingnan ang anyo, pagbigkas, at ang kabuuang konteksto ng marka upang matiyak na hindi ito magdudulot ng pagkalito.

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: Seri Somboonsakdikul v. Orlane S.A., G.R. No. 188996, February 01, 2017